Solicitud de Patente ante el IMPI México (LFPPI Arts. 16–50)

Conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), publicada en el DOF el 1 de julio de 2020, una invención es patentable en México si satisface tres requisitos acumulativos del Artículo 17 LFPPI: (1) Novedad — la invención no debe formar parte del estado de la técnica (estado de la técnica) conforme a la definición del Artículo 18 LFPPI. El estado de la técnica comprende toda la información puesta a disposición del público en cualquier parte del mundo antes de la fecha de presentación — publicaciones, patentes, usos públicos, divulgaciones orales, publicaciones en internet, ferias comerciales y cualquier otro medio de divulgación — independientemente del idioma o el país. Se aplica un estándar de novedad absoluta: una sola divulgación pública en cualquier parte del mundo destruye la novedad. El Artículo 19 LFPPI establece un período de gracia de 12 meses para las propias divulgaciones del solicitante (en publicaciones, conferencias o demostraciones de producto), protegiendo al inventor de perder la novedad a causa de su propia divulgación anterior a la presentación; sin embargo, recurrir al período de gracia es riesgoso y siempre se recomienda presentar la solicitud de forma oportuna. (2) Actividad inventiva — la invención no debe ser obvia a la fecha de presentación para una persona experta en la materia (persona experta en la materia) que conozca el estado de la técnica. Este estándar, equivalente al requisito de no obviedad del derecho de patentes estadounidense y al requisito de actividad inventiva del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), es evaluado objetivamente por los examinadores del IMPI utilizando el enfoque problema-solución derivado de las directrices de examen PCT de la OMPI. (3) Aplicación industrial — la invención debe ser susceptible de utilizarse en cualquier rama de la industria, la agricultura o el comercio, incluyendo los servicios. Los descubrimientos de fenómenos naturales, los métodos matemáticos, los actos mentales, la presentación de información y los métodos no tecnológicos están excluidos de la patentabilidad conforme al Artículo 16 LFPPI.

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) prevé tres formas distintas de protección para diferentes categorías de innovaciones industriales. La patente de invención conforme a los Artículos 16 a 50 LFPPI protege invenciones nuevas — productos o procedimientos — que satisfacen los criterios plenos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El plazo de protección es de 20 años contados desde la fecha de presentación conforme al Artículo 23 LFPPI, improrrogable y sujeto al pago de anualidades a partir del tercer año. Las patentes de invención pueden proteger compuestos químicos, formulaciones farmacéuticas, dispositivos mecánicos, procedimientos de fabricación, invenciones biotecnológicas, invenciones implementadas en software (bajo condiciones específicas) y otras soluciones técnicas novedosas. El modelo de utilidad conforme a los Artículos 51 a 57 LFPPI protege mejoras a la forma (forma), configuración (configuración) o estructura (estructura) de un objeto ya conocido que produce un beneficio práctico o una función mejorada. El estándar de actividad inventiva para los modelos de utilidad es inferior al de las patentes de invención — los modelos requieren únicamente novedad práctica, no actividad inventiva en sentido pleno. El plazo de protección es de 15 años contados desde la fecha de presentación conforme al Artículo 55 LFPPI. El diseño industrial conforme a los Artículos 58 a 76 LFPPI protege las características estéticas u ornamentales de la apariencia de un producto — su forma, configuración, líneas, colores o texturas — que le confieren un carácter visual distintivo. Los diseños industriales no protegen la función técnica, sino únicamente la apariencia. El plazo de protección es de 15 años contados desde la fecha de presentación conforme al Artículo 68 LFPPI. La elección del tipo correcto de protección requiere analizar qué aspecto de la innovación merece ser protegido: la función técnica (invención), la mejora estructural (modelo) o la apariencia visual (diseño).

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y en vigor para México desde el 1 de enero de 1995, permite a los inventores y empresas mexicanas presentar una única solicitud internacional de patente (solicitud internacional PCT) que preserva simultáneamente su derecho a solicitar protección de patente en más de 150 países miembros del PCT. Para un solicitante mexicano, el proceso PCT funciona de la siguiente manera: (1) Presentación internacional — el solicitante presenta una única solicitud PCT ante el IMPI (como Oficina Receptora) o directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI, en español, inglés u otro idioma PCT aceptado por la Oficina Receptora, junto con la tasa de presentación internacional (tasas PCT) pagadera a la OMPI; (2) Búsqueda internacional — la OMPI designa una Administración Internacional de Búsqueda (ISA) — típicamente la USPTO, la OEP u otra ISA designada — que realiza la búsqueda en el estado de la técnica mundial y emite un Informe de Búsqueda Internacional (ISR) y una Opinión Escrita (WO) dentro de los 16 meses contados desde la fecha de prioridad; (3) Publicación — la OMPI publica la solicitud PCT en la base de datos de la Oficina Internacional (PATENTSCOPE) a los 18 meses contados desde la fecha de prioridad; (4) Entrada en la fase nacional — el solicitante debe entrar en la fase nacional en cada país deseado dentro de los 30 meses contados desde la fecha de prioridad (para México, dentro de 30 meses ante el IMPI conforme a las disposiciones de fase nacional de la LFPPI), presentando las traducciones y las tasas nacionales exigidas por la oficina de patentes de cada país. El sistema PCT ofrece a los solicitantes mexicanos hasta 30 meses desde su presentación original para decidir en qué países proseguir — tiempo decisivo para las startups y las pymes que necesitan evaluar el valor comercial antes de comprometerse con los costosos gastos de entrada a la fase nacional en múltiples países.

Los Artículos 16 y 22 LFPPI especifican las categorías de materia que están excluidas de la protección por patente en México, lo que refleja tanto el cumplimiento del Acuerdo TRIPS como decisiones de política pública propias de México. Las exclusiones absolutas conforme al Artículo 16 LFPPI comprenden: los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (excepto los procedimientos microbiológicos); las variedades vegetales (protegidas por separado conforme a la Ley Federal de Variedades Vegetales administrada por el SNICS — Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas); los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia, y los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo; las teorías científicas y los métodos matemáticos (como ideas abstractas sin aplicación específica); los actos mentales, los planes, los programas y los métodos para juegos; las creaciones estéticas, incluidas las obras de arte protegidas por derechos de autor conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA); los programas de computadora en sí mismos — aunque las invenciones implementadas en software que tengan carácter técnico y produzcan un efecto técnico más allá de las interacciones físicas normales pueden ser patentables como parte de una invención técnica más amplia; y la presentación de información. Conforme al Artículo 22 LFPPI, las invenciones cuya explotación comercial deba impederse por razones de orden público — incluidas las contrarias a la moral (buenas costumbres), las perjudiciales para la salud humana o las peligrosas para el medio ambiente — no son patentables. La reforma LFPPI 2020 amplió la patentabilidad para los segundos usos médicos (segundos usos médicos) de sustancias conocidas, revirtiendo una controvertida práctica del IMPI de rechazar dichas reivindicaciones y alineándose con las obligaciones del Artículo 27 TRIPS negociadas bajo el Capítulo 20 del T-MEC.

La persecución de la infracción de patentes en México conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial opera a través de dos vías paralelas: la vía administrativa ante el IMPI y la vía civil ante los tribunales federales. El procedimiento de infracción administrativa ante el IMPI conforme a los Artículos 214 a 232 LFPPI es el mecanismo principal de protección de los derechos de propiedad industrial en México. El titular de la patente presenta una denuncia de infracción administrativa ante el IMPI aportando evidencia de la patente concedida, los actos de infracción y la identidad del infractor. El IMPI puede realizar visitas de inspección en los locales del infractor, secuestrar mercancías que infrinjan derechos como medidas cautelares administrativas (secuestro de mercancías), emitir una resolución declarando la infracción y ordenar sanciones que incluyen multas (multas), órdenes de prohibición (prohibición de continuar con la infracción), destrucción de mercancías infractoras (destrucción de mercancías) y publicación de la resolución del IMPI. Los procedimientos administrativos ante el IMPI se resuelven típicamente en un plazo de 6 a 18 meses. La vía civil conforme a los Artículos 233 a 253 LFPPI permite al titular de la patente demandar al infractor ante un Juzgado Federal para Temas de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones (juzgado federal especializado) o el Juzgado de Distrito competente para reclamar daños y perjuicios calculados conforme al Artículo 234 LFPPI, que establece como referencia un mínimo del 40% del precio de venta al público de las mercancías infractoras. Las medidas cautelares ante el tribunal civil conforme al CNCPF — incluyendo órdenes de no hacer e instrucciones de preservación de activos — pueden solicitarse en paralelo con el procedimiento administrativo ante el IMPI.

Un agente de la propiedad industrial en México es un representante profesional facultado para tramitar solicitudes de patente, marca, modelo de utilidad, diseño industrial y otros derechos de propiedad industrial, así como los procedimientos relacionados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en nombre de solicitantes y titulares. El marco jurídico para los agentes de patentes se establece en los Artículos 179 a 192 LFPPI, que exigen su inscripción en el Registro de Agentes de la Propiedad Industrial del IMPI. Para calificar para el registro, el agente debe contar con título profesional de Licenciado en Derecho, Ingeniero, Químico u otra profesión técnica o jurídica reconocida por el IMPI, superar el examen de habilitación del IMPI y cumplir con los estándares de conducta profesional establecidos en el Capítulo IV LFPPI. Los solicitantes extranjeros — personas físicas y morales fuera de México que deseen obtener o hacer valer patentes mexicanas — están obligados conforme al Artículo 181 LFPPI a designar a un agente de patentes registrado en México como domiciliario (agente de proceso) para recibir la correspondencia del IMPI y representarlos en todos los trámites ante el IMPI; el IMPI no se comunicará directamente con solicitantes extranjeros no representados. Si bien las personas físicas mexicanas (inventores individuales) y las personas morales mexicanas pueden técnicamente representarse a sí mismas ante el IMPI en solicitudes nacionales, la complejidad técnica de la redacción de reivindicaciones, la búsqueda de antecedentes y la estrategia de tramitación hacen que la representación profesional por un agente registrado ante el IMPI o un abogado especialista en propiedad industrial sea prácticamente indispensable para obtener una protección de patente comercialmente valiosa y ejecutable. La Asociación Mexicana de Agentes de la Propiedad Industrial (AMAIP) es la organización profesional que representa a los agentes registrados ante el IMPI y la Secretaría de Economía.

Las invenciones laborales en México se rigen por los Artículos 14 y 15 LFPPI, que distinguen entre las invenciones realizadas en el ejercicio del empleo y las realizadas de forma independiente por los trabajadores. Conforme al Artículo 14 LFPPI, las invenciones realizadas por un trabajador en cumplimiento de sus funciones contractuales o utilizando predominantemente los recursos, instalaciones, conocimientos técnicos o información confidencial del patrón pertenecen al patrón por disposición legal — el patrón es el titular inicial de los derechos y el solicitante de cualquier patente que cubra dichas invenciones. El trabajador no tiene derecho de propiedad sobre estas invenciones, aunque le asiste el derecho a ser reconocido como inventor (derecho moral de inventor) conforme al Artículo 15 LFPPI. Las invenciones realizadas por un trabajador fuera del ámbito de sus funciones y sin utilizar los recursos del patrón pertenecen al trabajador, quien puede patentarlas de forma independiente. Cuando la invención se sitúa en un ámbito intermedio — parcialmente dentro del alcance del empleo y parcialmente de índole personal — el Artículo 14 LFPPI prevé la cotitularidad negociada entre el patrón y el trabajador, con los derechos económicos distribuidos proporcionalmente a la contribución de cada parte. Los contratos de trabajo del personal técnico y de investigación en México deben incluir una cláusula de cesión de invenciones (IP assignment clause) expresa conforme al Artículo 14 LFPPI para clarificar la titularidad desde el inicio y para obligar al trabajador a revelar oportunamente las invenciones al patrón, documentarlas, cooperar en el proceso de solicitud de patente y ceder los derechos que no correspondan al patrón automáticamente conforme al Artículo 14 LFPPI. Las cláusulas de cesión de PI deben equilibrarse con los derechos del inventor consagrados en el Artículo 15 LFPPI, que son de carácter personal e intransferible.

La protección del secreto industrial conforme a los Artículos 82 a 99 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial constituye una alternativa a la protección por patente para la información empresarial confidencial de valor comercial que satisfaga tres criterios del Artículo 82 LFPPI: (1) la información tiene valor comercial (valor comercial); (2) la información se mantiene en secreto mediante medidas razonables para mantener su confidencialidad adoptadas por su titular; y (3) la información no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas que se desempeñan en el sector relevante. La protección del secreto industrial abarca una gama más amplia de información que las patentes — incluyendo procesos de fabricación, fórmulas, estrategias empresariales, listas de clientes, modelos de precios, código fuente y cualquier otra información comercial confidencial — y, de manera fundamental, es indefinida mientras se mantenga el secreto, a diferencia del plazo máximo de 20 años de una patente. La protección del secreto industrial conforme a la LFPPI se prefiere sobre la solicitud de patente cuando: la vida comercial de la tecnología supera los 20 años; la innovación no puede replicarse fácilmente mediante ingeniería inversa a partir del producto (lo que hace factible mantener el secreto); el proceso de patentamiento exigiría la divulgación pública de detalles que resultan más valiosos en la confidencialidad (las patentes requieren una descripción suficiente que se publica 18 meses después de la presentación); o la invención no satisface los criterios formales de patentabilidad (novedad o actividad inventiva) pero conserva su valor comercial como conocimiento técnico confidencial. La apropiación indebida de secretos industriales constituye una violación civil y penal conforme a los Artículos 82 a 99 LFPPI y al Código Penal Federal — la divulgación no autorizada por empleados, contratistas o terceros expone al infractor a daños y perjuicios civiles y a persecución penal. Una protección robusta del secreto industrial requiere convenios de confidencialidad bien redactados y revisados conforme a los estándares de la LFPPI.