Acuerdo de Transferencia de Know-How España — Ley 1/2019 de Secretos Empresariales

El Acuerdo de Transferencia de Know-How es, en España, el contrato escrito regulado por Ley 1/2019 de Secretos Empresariales; Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), art. 1255, que fija por escrito los derechos y obligaciones recíprocos de las partes y resulta exigible ante los tribunales civiles.

La Ley 1/2019 de Secretos Empresariales define un secreto empresarial como información que: (i) es secreta — no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información; (ii) tiene un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreta; y (iii) ha sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto — Artículo 1 de la Ley 1/2019. El know-how encaja habitualmente en esta definición: procesos de fabricación, fórmulas, recetas, algoritmos de software, metodologías de análisis de datos de clientes, procedimientos operativos y especificaciones técnicas que confieren a su titular una ventaja competitiva pero no están patentados.

Los acuerdos de know-how se distinguen de las licencias de patentes: las patentes se divulgan públicamente y se rigen por la Ley de Patentes (Ley 24/2015) y el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), mientras que el know-how depende del secreto para su protección. Un acuerdo de know-how puede estructurarse como: (i) una cesión total — el cedente transfiere permanentemente la titularidad del know-how al cesionario; o (ii) una licencia — el cedente otorga al licenciatario el derecho a utilizar el know-how durante un periodo y territorio definidos, conservando la titularidad. Las licencias pueden ser exclusivas (el cedente no puede otorgar derechos idénticos a otros licenciatarios ni usar el know-how en el territorio licenciado), en solitario (solo el cedente y el licenciatario pueden usarlo) o no exclusivas.

A efectos fiscales españoles, los pagos de regalías bajo acuerdos de know-how se califican como rendimientos del capital mobiliario para personas físicas conforme al Artículo 25 de la Ley 35/2006 del IRPF, o como ingresos ordinarios para sociedades bajo el Impuesto sobre Sociedades (IS — Ley 27/2014). El régimen de Patent Box del IS — Artículo 23 de la Ley 27/2014 — prevé una reducción del 60% de la renta imponible derivada de la licencia o cesión de determinados activos intangibles cualificados, incluyendo patentes, modelos de utilidad, programas de ordenador protegidos por derechos de autor y otros resultados de actividades de I+D. Los ingresos por licencia de know-how pueden acogerse al Patent Box del Artículo 23 IS si el know-how fue generado mediante actividades de I+D cualificadas. El Patent Box fue modificado por las recomendaciones de la Acción 5 BEPS OCDE/G20, implementadas en España a través del enfoque nexus que exige que la actividad generadora de renta cualificada sea realizada por el contribuyente español.

Los acuerdos transfronterizos de know-how que involucran a partes españolas y extranjeras deben considerar las normas de precios de transferencia del Artículo 18 IS de la Ley 27/2014 y las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia — las tasas de regalías entre partes vinculadas deben reflejar condiciones de plena competencia y documentarse en la documentación obligatoria de operaciones vinculadas presentada ante la AEAT. El tipo de retención aplicable sobre pagos de regalías a entidades no residentes se determina por el convenio de doble imposición bilateral de España con el país de residencia del perceptor — oscilando típicamente entre el 0% (pagos entre matrices y filiales de la UE bajo la Directiva 2003/49/CE) y el 10%–15% bajo convenios bilaterales, frente al tipo doméstico del 24% bajo el IRNR (Real Decreto Legislativo 5/2004).

Las consideraciones de derecho de la competencia bajo la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007) y el Reglamento UE 316/2014 de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia de Tecnología (TTBER) son relevantes para licencias de know-how entre empresas competidoras — las disposiciones que restrinjan la libertad del licenciatario para fijar precios, territorio o clientes pueden infringir el Artículo 101 TFUE y el Artículo 1 de la LDC salvo que se beneficien del puerto seguro del TTBER.

El Acuerdo de Transferencia de Know-How España es necesario siempre que una empresa desee monetizar, transferir o proteger sus conocimientos técnicos propietarios, secretos empresariales o procesos mediante un acuerdo contractual formal.

El acuerdo es obligatorio cuando un fabricante español licencia su proceso de producción o fórmula propietaria a un tercero — permitiendo al licenciatario producir bienes utilizando el know-how del cedente a cambio de pagos de regalías bajo un territorio y exclusividad definidos, conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales.

Un Acuerdo de Transferencia de Know-How es necesario cuando un franquiciador proporciona su manual operativo, secretos comerciales, metodologías de atención al cliente y estándares de marca a un franquiciado como parte de un contrato de franquicia — la licencia de know-how es un componente esencial de la relación de franquicia junto con la licencia de marca bajo la Ley de Marcas (Ley 17/2001).

El acuerdo resulta imprescindible cuando una empresa adquiere otra cuyo valor principal consiste en know-how — procedimientos operativos, recetas, algoritmos o metodologías de relación con clientes — en lugar de tecnología patentada. El acuerdo de transferencia de know-how documenta la cesión de secretos empresariales del vendedor al comprador como parte de la operación de fusiones y adquisiciones bajo la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010).

Se requiere un Acuerdo de Transferencia de Know-How cuando una empresa española establece una relación de transferencia tecnológica con un socio internacional — transfiriendo experiencia técnica a un socio de joint venture, distribuidor o licenciatario de fabricación en otro país — sujeto al cumplimiento de precios de transferencia del Artículo 18 IS de la Ley 27/2014 y las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia.

El acuerdo es necesario cuando un emprendedor o inventor ha desarrollado know-how valioso fuera de un contexto corporativo y desea licenciarlo a una empresa para su explotación comercial, conservando la titularidad mientras percibe regalías continuas — el acuerdo protege los derechos del licenciante bajo la Ley 1/2019 y define las condiciones comerciales.

También se requiere un Acuerdo de Transferencia de Know-How cuando una empresa tecnológica o desarrolladora de software licencia sus algoritmos propietarios, métodos de procesamiento de datos o metodologías de entrenamiento de inteligencia artificial a una empresa cliente — el acuerdo debe abordar la intersección de la protección del know-how bajo la Ley 1/2019, los derechos de autor de software bajo la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996) y cualquier implicación de tratamiento de datos personales bajo el RGPD (Reglamento UE 2016/679) y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018).

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, el Registro Mercantil mantiene el registro de sociedades españolas. El Código de Comercio de 1885 rige las obligaciones mercantiles. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administra el Impuesto sobre Sociedades (IS) bajo la Ley 27/2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vela por el cumplimiento del derecho de la competencia. El Código Civil rige las obligaciones contractuales generales bajo el Artículo 1255.

Un Acuerdo de Transferencia de Know-How España válido conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y al Código Civil debe incluir los siguientes elementos esenciales.

Identificación de las Partes: Datos completos — nombre o denominación social, NIF/DNI/NIE, inscripción en el Registro Mercantil (para sociedades) y domicilio — del cedente o licenciante y del cesionario o licenciatario. Para acuerdos transfronterizos, incluir el país de constitución y la residencia fiscal, ya que determinan los tipos de retención aplicables conforme a los convenios de doble imposición de España y los requisitos de documentación de precios de transferencia del Artículo 18 IS de la Ley 27/2014.

Definición y Descripción del Know-How: Descripción precisa del know-how o conocimientos técnicos objeto del acuerdo — procesos técnicos, fórmulas, métodos, metodologías de software, procedimientos operativos u otra información propietaria. La definición debe ser suficientemente específica para cumplir los requisitos de la Ley 1/2019 (secreto, valor comercial, medidas razonables de protección) y delimitar el alcance de la licencia o cesión. La descripción se incluye habitualmente en un anexo técnico adjunto al acuerdo.

Estructura de la Transferencia — Cesión o Licencia: Declaración expresa de si el know-how se cede (cesión — transmisión permanente de la titularidad al cesionario) o se licencia (el cedente conserva la titularidad y otorga un derecho de uso definido). Para licencias, especificar: exclusividad (exclusiva / no exclusiva), territorio, usos permitidos, derechos de sublicencia y plazo.

Obligaciones de Secreto y Protección: Obligaciones del cesionario de mantener el secreto del know-how conforme a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales — incluyendo la implementación de medidas razonables para mantener el secreto, la restricción del acceso al personal que necesite conocerlo y la formación de los empleados en obligaciones de confidencialidad. Estas obligaciones deben sobrevivir a la terminación de la licencia durante el periodo necesario para proteger el valor comercial del know-how.

Regalías y Condiciones de Pago: El tipo de regalía o canon acordado — que puede ser: (i) una regalía variable — un porcentaje de las ventas netas del licenciatario de productos que incorporen el know-how; (ii) un canon fijo periódico; o (iii) un pago único. El tipo de regalía debe reflejar condiciones de plena competencia para transacciones entre partes vinculadas conforme al Artículo 18 IS y las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. Los pagos de regalías están sujetos a IVA al 21% bajo la Ley 37/1992 del IVA para servicios entre entidades registradas a efectos de IVA en España. Las regalías transfronterizas están sujetas a retención de IRNR conforme al RDL 5/2004, reducidas por los tipos del convenio aplicable.

Calificación para el Patent Box: Para acuerdos que generen rentas por regalías elegibles para el régimen del Patent Box del Artículo 23 IS (reducción del 60% de la renta) — confirmar que el know-how fue generado mediante actividades de I+D cualificadas que cumplan el requisito nexus del marco BEPS Acción 5 OCDE/G20 y la Ley 27/2014. Puede requerirse el informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación para acreditar la cualificación de I+D a efectos del crédito fiscal del Artículo 35 IS y del Patent Box del Artículo 23 IS.

Mejoras Tecnológicas y Actualizaciones: Disposiciones que aborden las mejoras al know-how realizadas por cualquiera de las partes durante la vigencia del acuerdo — quién es titular de las mejoras, si deben compartirse (cláusulas de retrocesión o grant-back) y si el tipo de regalía se ajusta para reflejar el know-how actualizado. Las cláusulas de retrocesión que exijan al licenciatario ceder las mejoras exclusivamente al licenciante pueden restringir la competencia conforme al TTBER de la UE (Reglamento UE 316/2014).

Derechos de Auditoría: Derecho del licenciante a auditar los registros del licenciatario para verificar los cálculos de regalías — especialmente relevante para regalías variables basadas en cifras de ventas. El derecho de auditoría debe especificar la frecuencia (típicamente una vez al año), el plazo de preaviso y quién asume los costes de la auditoría.

Terminación y Obligaciones Post-Contractuales: Causas de terminación — incluyendo incumplimiento, insolvencia o vencimiento del plazo — y obligaciones posteriores: el licenciatario debe cesar el uso del know-how, destruir o devolver todos los materiales que contengan el know-how y certificar la destrucción por escrito. Las obligaciones de confidencialidad posteriores a la terminación continúan durante el periodo en que el know-how mantenga su condición de secreto empresarial bajo la Ley 1/2019.

Ley Aplicable y Resolución de Controversias: Ley española aplicable conforme al Reglamento Roma I (CE 593/2008), jurisdicción ante los Juzgados de lo Mercantil o arbitraje institucional bajo la Ley 60/2003 — el arbitraje es preferido para disputas confidenciales de propiedad intelectual. Para acuerdos internacionales, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la London Court of International Arbitration (LCIA) son alternativas.

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Conforme a la Ley de Sociedades de Capital (LSC) RDL 1/2010, el Registro Mercantil mantiene el registro de sociedades españolas. El Código de Comercio de 1885 rige las obligaciones mercantiles. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) administra el Impuesto sobre Sociedades (IS) bajo la Ley 27/2014. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vela por el derecho de la competencia. El Código Civil rige las obligaciones contractuales generales bajo el Artículo 1255. La plataforma forms-legal.com ofrece esta plantilla adaptada a la legislación española vigente para facilitar la elaboración de este documento con todas las garantías legales.