Industrial Design Licence Agreement Chile (Contrato de Licencia de Diseño Industrial)

Un diseño industrial (diseño industrial) bajo la legislación chilena protege los aspectos ornamentales o estéticos de un producto — su apariencia visual incluyendo forma, líneas, colores, contornos, texturas y patrones de superficie — tal como se define en el Artículo 55 de la Ley 19.039 de 25 de enero de 1991 (Ley de Propiedad Industrial). La distinción crítica respecto de una patente bajo los Artículos 32 a 49 de la misma ley es que un diseño industrial protege cómo se ve un producto, mientras que una patente protege cómo funciona o se fabrica un producto — su funcionalidad técnica y concepto inventivo. Un registro de diseño industrial chileno en el INAPI otorga al titular el derecho exclusivo bajo el Artículo 57 de la Ley 19.039 a impedir que otros fabriquen, importen, comercialicen, vendan o usen productos con una apariencia visual idéntica o confusamente similar, sin autorización. Una patente de invención otorga el derecho a impedir la explotación del concepto técnico patentado, independientemente de la apariencia visual. En la práctica, un producto puede recibir simultáneamente tanto protección de diseño industrial (por su apariencia) como protección de patente (por sus características funcionales) — por ejemplo, una empresa chilena podría tener un registro de diseño en el INAPI por la forma estética de un componente de equipo minero y una patente separada por su mecanismo técnico de funcionamiento. El proceso de examen para los diseños industriales en el INAPI es generalmente más rápido y menos costoso que la prosecución de patentes, haciendo del registro de diseño industrial un primer paso atractivo para las empresas que protegen la identidad visual de nuevas líneas de productos. Los plazos de protección también difieren — los diseños industriales duran un máximo de 20 años (plazo inicial de 10 años más una renovación de 10 años bajo el Artículo 56), mientras que las patentes duran 20 años no renovables desde la presentación.

La protección del diseño industrial en Chile bajo el Artículo 56 de la Ley 19.039 de 1991 dura un plazo inicial de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud de registro en el INAPI, prorrogable por un período adicional de 10 años, por un plazo máximo total de protección de 20 años. A diferencia de las marcas, que son renovables indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años bajo el Artículo 16 de la Ley 19.039, los registros de diseño industrial no pueden renovarse más allá del plazo máximo de 20 años — tras el vencimiento, el diseño protegido pasa al dominio público y puede ser utilizado libremente por cualquiera. La solicitud de renovación para el segundo período de 10 años debe presentarse en el INAPI antes del vencimiento del plazo inicial, con el pago de la tasa fiscal de renovación aplicable bajo el Decreto Supremo N° 236 de 2005. El INAPI envía avisos administrativos de renovación, pero la responsabilidad del aviso oportuno recae en el titular registrado del diseño. Para un Contrato de Licencia de Diseño Industrial, el plazo de la licencia no puede exceder el período de registro restante del diseño. Un licenciatario que ha invertido en infraestructura de fabricación, utillaje y desarrollo de mercado para productos que incorporan el diseño licenciado tiene un fuerte interés comercial en asegurar que el licenciante renueve el registro del INAPI antes de que venza el plazo inicial de 10 años — los contratos de licencia deben por tanto imponer una obligación expresa de renovación al licenciante, con el derecho del licenciatario a renovar a expensas del licenciante si este no lo hace. Al vencimiento del plazo máximo de 20 años, el ex licenciatario puede continuar fabricando el diseño sin pagar regalías, ya que el diseño es de dominio público.

Un contrato de licencia de diseño industrial en Chile es vinculante entre el licenciante y el licenciatario desde su celebración bajo el Artículo 1545 del Código Civil sin inscripción en el INAPI. Sin embargo, el Artículo 55 inciso 2 de la Ley 19.039 de 1991, aplicando el mismo principio de oponibilidad a terceros que el Artículo 21 para las licencias de marca, condiciona la oponibilidad a terceros (oponibilidad a terceros) de la licencia a su inscripción en el Registro de Diseños Industriales del INAPI. Sin registro, el licenciatario no puede hacer valer la licencia frente a un cesionario posterior del registro de diseño, un licenciatario competidor otorgado después de la primera licencia no registrada, o un acreedor del licenciante con derechos sobre el diseño. El procedimiento de inscripción en el INAPI bajo el Decreto Supremo N° 236 de 2005 requiere una copia autenticada del contrato de licencia, identificación de ambas partes, el número de registro de diseño industrial del INAPI, especificación de los derechos licenciados y el pago de la tasa fiscal aplicable. La solicitud de inscripción puede presentarse a través de la plataforma en línea del INAPI (INAPI en Línea), con tiempos de procesamiento que típicamente oscilan entre 30 y 90 días hábiles bajo el marco del procedimiento administrativo de la Ley 19.880. Para las licencias de fabricación en que el licenciatario está invirtiendo en utillaje, equipos de producción y desarrollo de mercado específicamente para el diseño licenciado, la inscripción en el INAPI es comercialmente esencial. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) recomienda la inscripción en el INAPI de todas las licencias comerciales de propiedad intelectual como elemento estándar de la gobernanza de propiedad intelectual corporativa.

Un diseño industrial en Chile puede potencialmente recibir protección dual tanto bajo el régimen de registro de diseño industrial de la Ley 19.039 como bajo el régimen de derechos de autor de la Ley 17.336 de 1970, dependiendo de si el diseño cumple los requisitos de protegibilidad independiente de cada ley. Bajo la Ley 17.336, las obras artísticas incluyendo el arte aplicado y los elementos de diseño industrial reciben protección por derechos de autor automáticamente desde la creación si son originales (original) — reflejando la creación intelectual propia del autor — sin requerir inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI). El registro en el INAPI bajo la Ley 19.039 proporciona protección de propiedad industrial basada en la novedad y la distintividad visual, mientras que la protección por derechos de autor de la Ley 17.336 se basa en la originalidad y la creación independiente. En la práctica, el grado de superposición entre el registro de diseño industrial y los derechos de autor en Chile depende del contenido creativo del diseño — los diseños altamente artísticos con originalidad estética significativa (como formas esculturales únicas, patrones complejos o formas de productos artísticamente distintivas) pueden recibir protección por derechos de autor por la vida del autor más 70 años bajo el Artículo 10 de la Ley 17.336, superando con creces el máximo de 20 años para el registro de diseño industrial. Esta protección dual puede ser comercialmente significativa: tras el vencimiento del registro de diseño industrial a los 20 años, los derechos de autor pueden continuar protegiendo los elementos artísticos del diseño bajo la Ley 17.336. Una Cesión de Derechos de Autor o licencia de los aspectos artísticos de un diseño industrial debe documentarse separadamente del registro de diseño industrial del INAPI, ya que los dos sistemas involucran diferentes derechos, diferentes autoridades (DDI versus INAPI) y diferentes formalidades de transferencia.

El control de calidad en un Contrato de Licencia de Diseño Industrial en Chile sirve tanto al interés comercial del licenciante en mantener la reputación del diseño en el mercado como al requisito legal bajo la Ley 19.039 de que la propiedad intelectual licenciada se explote de manera consistente con sus características registradas. Si bien el Artículo 55 de la Ley 19.039 no contiene una disposición expresa de control de calidad tan detallada como la obligación de control de calidad de marcas del Artículo 19 inciso 2, los principios generales de buena fe (buena fe) en el cumplimiento contractual bajo el Artículo 1546 del Código Civil y el marco de protección al consumidor de la Ley 19.496 (Ley del Consumidor), aplicado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), crean obligaciones prácticas de control de calidad. Bajo la Ley 19.496, los productos puestos en el mercado chileno — incluyendo los productos fabricados bajo una licencia de diseño industrial — deben ajustarse a las declaraciones realizadas sobre ellos, y el licenciante puede enfrentarse a exposición regulatoria si los productos fabricados bajo su diseño licenciado no cumplen los estándares de seguridad o las expectativas del consumidor asociadas con la identidad de mercado del diseño, creando responsabilidad para el licenciante. Un contrato de licencia de diseño industrial debe por tanto especificar los estándares mínimos de calidad para materiales, tolerancias de fabricación, calidad de acabado y variaciones de color permisibles; el derecho del licenciante a inspeccionar las instalaciones de producción y aprobar muestras de productos antes del lanzamiento al mercado; los procedimientos para abordar las fallas de calidad incluyendo las obligaciones de retiro; y las consecuencias de los incumplimientos persistentes de calidad incluyendo la terminación de la licencia. El Instituto Nacional de Normalización (INN) mantiene normas técnicas chilenas (Normas Chilenas — NCh) aplicables a muchas categorías de productos, y el cumplimiento de las normas NCh relevantes debe incorporarse en las disposiciones de control de calidad del contrato de licencia.

El registro de diseño industrial en el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) en Chile sigue el procedimiento administrativo establecido en los Artículos 55 a 63 de la Ley 19.039 de 1991 y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Supremo N° 236 de 2005). El proceso de registro comienza con la presentación de una solicitud (solicitud de registro de diseño industrial) en el INAPI — ya sea en línea a través de la plataforma INAPI en Línea o en persona en las oficinas del INAPI en Santiago — que incluye una descripción escrita del diseño (memoria descriptiva), representaciones gráficas o fotografías que muestren el diseño desde múltiples ángulos suficientes para identificar todas sus características visuales, identificación del solicitante, la clase del producto bajo la clasificación del Arreglo de Locarno y el pago de la tasa de solicitud aplicable. El INAPI realiza un examen formal verificando que la solicitud cumple los requisitos procedimentales bajo el Decreto Supremo N° 236/2005, y un examen sustantivo que evalúa si el diseño es nuevo (nuevo) — lo que significa que no ha sido divulgado previamente en Chile o internacionalmente de manera accesible al público — y si es capaz de servir como modelo o patrón para la fabricación de productos. La solicitud se publica en la Gaceta electrónica del INAPI y está sujeta a un período de oposición de 30 días durante el cual los terceros pueden presentar oposiciones (oposiciones) basadas en derechos anteriores. Si no se presenta ninguna oposición o las oposiciones se resuelven a favor del solicitante, el INAPI concede el registro y emite un Certificado de Registro de Diseño Industrial. El tiempo total de procesamiento desde la presentación de la solicitud hasta el certificado de registro oscila actualmente entre aproximadamente 6 y 18 meses en el INAPI, dependiendo de la carga de examen y si se presentan oposiciones.

Las restricciones territoriales exclusivas en los Contratos de Licencia de Diseño Industrial en Chile están sujetas al mismo marco de derecho de la competencia que otras licencias de propiedad intelectual — el Decreto Ley 211 (Ley de Defensa de la Libre Competencia), aplicado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Las restricciones territoriales en las licencias de diseño que dividen el mercado chileno en zonas exclusivas para diferentes licenciatarios — por ejemplo, otorgando derechos exclusivos para una región a un licenciatario y otra región a un segundo licenciatario — son generalmente evaluables bajo el análisis de la regla de razón del Artículo 3 del Decreto Ley 211. Las restricciones que son accesorias a un acuerdo de licencia pro-competitivo, incentivan al licenciatario a invertir en fabricación y desarrollo de mercado, y son proporcionales a los objetivos comerciales legítimos del licenciante son generalmente aceptadas. Las restricciones territoriales absolutas que impiden al licenciatario responder a pedidos no solicitados de fuera del territorio licenciado, o que restringen las importaciones paralelas de productos fabricados bajo el diseño licenciado, conllevan mayor riesgo de derecho de la competencia y pueden activar una investigación de la FNE. El TDLC ha aplicado el derecho de la competencia a los acuerdos de distribución exclusiva en el sector de bienes de consumo — que frecuentemente involucran componentes de licencia tanto de marca como de diseño industrial — y su jurisprudencia sobre la exclusividad territorial es relevante para los contratos de licencia de diseño. La FNE publica guías sobre propiedad intelectual y derecho de la competencia aplicables a los acuerdos de licencia en todas las categorías de PI incluyendo los diseños industriales. Las partes que celebran una licencia de diseño con protección territorial absoluta deben obtener la opinión de un abogado especialista en competencia antes de incluir cláusulas de protección territorial absoluta.