Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development)

El Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development) en Chile es el acuerdo escrito por el cual las partes fijan de común acuerdo sus derechos y obligaciones recíprocos. Se rige por Ley 17.336/1970 de Propiedad Intelectual Art. 8.

A diferencia del contrato de prestación de servicios profesionales, en el Acuerdo de Desarrollo Conjunto ambas partes contribuyen activamente al proceso creativo: aportan conocimientos previos (background IP), recursos humanos, infraestructura de laboratorio o tecnológica, y capital; por ello, la titularidad de las creaciones resultantes (foreground IP) es habitualmente compartida en proporciones que reflejan los aportes relativos de cada parte. En el contrato de servicios, en cambio, el proveedor ejecuta una obra determinada y, salvo pacto expreso, la propiedad del resultado corresponde al comitente conforme al artículo 8 letra b) de la Ley 17.336.

En el contexto chileno, los Acuerdos de Desarrollo Conjunto han adquirido especial relevancia a partir de los programas de CORFO de apoyo a la colaboración público-privada en innovación, los fondos FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) administrados por los gobiernos regionales, y los proyectos FONDEF financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Estas entidades exigen que las relaciones entre las partes del proyecto queden reguladas mediante contratos formales que establezcan con precisión la propiedad intelectual de los resultados, los mecanismos de explotación comercial y las condiciones de licenciamiento a terceros.

La estructura del acuerdo contempla, en primer término, la descripción detallada del alcance técnico del proyecto de desarrollo: objetivos específicos, entregables por fase, hitos de evaluación y cronograma de trabajo. Esta sección técnica es determinante no solo para la gestión del proyecto sino también para delimitar cuáles creaciones quedan amparadas por el contrato y cuáles corresponden a desarrollos preexistentes de cada parte.

Una distinción jurídica central en estos contratos es la separación entre el conocimiento previo o background intellectual property —que cada parte aporta al proyecto y sobre el cual mantiene titularidad exclusiva— y el conocimiento generado durante el desarrollo o foreground intellectual property, cuya propiedad es objeto de negociación. Los mecanismos más utilizados en Chile para regular el foreground IP son: copropiedad según porcentajes predefinidos, asignación exclusiva a una de las partes con obligación de licencia no exclusiva a la otra, o constitución de una nueva sociedad que gestione los derechos conjuntamente.

Para los proyectos que califican bajo la Ley 20.241, el acuerdo debe cumplir adicionalmente con los requisitos del reglamento CORFO: identificación del organismo técnico calificado como ejecutor, descripción del proyecto conforme a los formularios de certificación, y cláusulas específicas sobre la publicación de resultados y el acceso del Fisco a los informes de avance. El incumplimiento de estas condiciones puede implicar la pérdida del beneficio tributario y la devolución de los créditos imputados.

La gestión de la confidencialidad durante la ejecución del proyecto es otro elemento crítico. Las partes acceden mutuamente a secretos industriales, know-how técnico y datos de investigación que tienen valor comercial independiente. El acuerdo debe establecer obligaciones de confidencialidad de largo aliento —habitualmente cinco a diez años posteriores a la terminación del contrato— y definir los procedimientos de manejo de información sensible, los sistemas de control de acceso y las consecuencias del incumplimiento, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas prejudiciales conservatorias conforme al artículo 290 del Código de Procedimiento Civil.

La resolución de controversias sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual generados en el marco de un Acuerdo de Desarrollo Conjunto puede someterse al Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o a los tribunales ordinarios con competencia en materia civil, dependiendo de la complejidad técnica del conflicto y la nacionalidad de las partes.

Suscribir un Acuerdo de Desarrollo Conjunto en Chile resulta necesario cada vez que dos o más partes van a colaborar en la creación de un resultado intelectual —software, invención patentable, proceso industrial, obra audiovisual o base de datos— y existe riesgo real de disputa sobre la titularidad de ese resultado si no se establece por escrito un régimen de propiedad intelectual compartida antes de iniciar el trabajo.

La primera situación que demanda este contrato se produce cuando una empresa privada acuerda con una universidad o centro tecnológico chileno la ejecución de un proyecto de investigación aplicada financiado total o parcialmente por la empresa. Conforme a la Ley 20.241 de incentivo tributario a la I+D, si la empresa desea imputar los pagos al organismo técnico como crédito del 35% contra el impuesto de primera categoría, el contrato debe cumplir los requisitos del reglamento CORFO para ser considerado un contrato de I+D certificable: descripción detallada de actividades, presupuesto desglosado, identificación del equipo investigador y cláusulas sobre propiedad de resultados.

Una segunda situación ocurre cuando dos empresas competidoras en el mismo sector acuerdan co-desarrollar una plataforma tecnológica de uso compartido, como puede ser un sistema de gestión de datos en la industria minera o un software de trazabilidad en la industria alimentaria. En este caso, el acuerdo debe regular no solo la copropiedad del resultado sino también las condiciones de acceso y uso de cada parte, los límites a la divulgación de información técnica a terceros competidores y las restricciones de no competencia que no infrinjan la Ley 20.945 de Defensa de la Libre Competencia.

También procede este acuerdo cuando una startup chilena y un proveedor de tecnología extranjero deciden integrar sus respectivas plataformas y co-desarrollar una solución combinada para el mercado latinoamericano. En estos casos, la definición del foro de resolución de disputas y la ley aplicable al contrato adquiere especial relevancia: si bien el artículo 1545 del Código Civil permite la autonomía de la voluntad de las partes para elegir la ley extranjera aplicable, los tribunales chilenos solo darán efecto a esa elección en la medida en que no contravenga el orden público chileno ni derechos irrenunciables establecidos por ley.

Una cuarta situación se presenta cuando dos o más personas naturales —investigadores independientes, diseñadores o desarrolladores de software— deciden colaborar en la creación de un producto con potencial comercial. Sin un acuerdo previo, la copropiedad resultante queda sujeta a las normas de la comunidad del Código Civil (artículos 2304 y siguientes), que no contemplan mecanismos ágiles para la explotación comercial conjunta ni para la resolución de bloqueos decisionales, haciendo conveniente pactar un régimen contractual específico que supla estas deficiencias.

En todos los escenarios anteriores, iniciar el trabajo conjunto sin un acuerdo escrito firmado implica que cualquier creación generada durante esa etapa precontractual quedará en una zona gris de titularidad, obligando a las partes a reconstruir ex post la intención original mediante correos electrónicos, mensajes y testimonios, lo que resulta considerablemente más oneroso y riesgoso que establecer por escrito los términos antes de comenzar. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) recomiendan explícitamente la formalización contractual previa en sus guías de gestión de propiedad intelectual para proyectos colaborativos.

Un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement) en Chile debe incorporar los siguientes elementos para regular de manera completa y eficaz la colaboración entre las partes y la propiedad de los resultados generados.

**Identificación de las partes y capacidad para contratar**

La sección inicial debe identificar a todos los participantes del proyecto: razón social, RUT, domicilio y representante legal con poderes suficientes. Si una de las partes es una universidad o institución pública, debe verificarse que cuenta con las autorizaciones internas necesarias conforme a sus estatutos y a la Ley 21.094 sobre universidades estatales o la normativa orgánica correspondiente. Para personas jurídicas extranjeras, debe acreditarse la vigencia de la inscripción en el registro de comercio del país de origen y los poderes del representante conforme al artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.

**Descripción técnica del proyecto de desarrollo**

La definición precisa del alcance técnico es el elemento diferenciador de este contrato frente a un simple contrato de servicios. Debe describir los objetivos científicos o tecnológicos del proyecto, la metodología de trabajo, los entregables por etapa, los hitos de evaluación con fechas específicas y los criterios de aceptación de resultados. Para proyectos que califican bajo la Ley 20.241 de incentivo tributario a la I+D, esta descripción debe seguir el formato del formulario de certificación CORFO y ser suficientemente detallada para justificar el crédito tributario del 35% ante el Servicio de Impuestos Internos.

**Régimen de aportes de cada parte**

Cuantificar los aportes de cada participante es obligación del contrato: capital monetario, horas-persona de investigadores y técnicos, equipamiento, infraestructura de laboratorio, licencias de software, acceso a bases de datos propietarias y conocimiento técnico previo. Esta valorización sirve de base para determinar la proporción de titularidad sobre los resultados (foreground IP) y para calcular la distribución de ingresos derivados de la explotación comercial.

**Propiedad del background IP y del foreground IP**

La distinción entre conocimiento previo (background intellectual property) y conocimiento generado durante el proyecto (foreground intellectual property) es la cláusula más crítica del acuerdo. El background IP de cada parte permanece bajo titularidad exclusiva de quien lo aportó; el acuerdo solo otorga a la contraparte una licencia de uso no exclusiva, intransferible y limitada al objeto del proyecto. El foreground IP puede asignarse bajo distintos regímenes: copropiedad proporcional a los aportes, asignación exclusiva a una parte con licencia obligatoria a la otra, o constitución de una sociedad gestora de derechos. Conforme al artículo 8 de la Ley 17.336 y la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, cualquier cesión de derechos de propiedad intelectual debe constar por escrito para ser oponible a terceros.

**Gestión de la confidencialidad y secretos industriales**

Durante la ejecución del proyecto las partes acceden mutuamente a información técnica, datos de investigación, know-how y secretos industriales con valor comercial autónomo. Las obligaciones de confidencialidad deben extenderse por cinco a diez años tras la terminación del contrato, identificar las categorías de información protegida, establecer los protocolos de marcado y custodia de documentos sensibles, regular el acceso del personal subcontratado y prever las consecuencias del incumplimiento incluyendo la responsabilidad por daños y perjuicios conforme al artículo 1556 del Código Civil.

**Publicación de resultados y divulgación científica**

Para proyectos que involucran universidades o centros de investigación, la tensión entre el derecho de los investigadores a publicar sus hallazgos y el interés comercial de la empresa en mantenerlos confidenciales debe resolverse expresamente. La práctica habitual en Chile establece un período de revisión de treinta a noventa días durante el cual la empresa puede solicitar la postergación de la publicación para tramitar solicitudes de patente ante el INAPI conforme a la Ley 19.039, cuya presentación otorga prioridad internacional bajo el Convenio de París durante doce meses.

**Explotación comercial y distribución de ingresos**

Regular la explotación comercial de los resultados es una obligación del acuerdo: licenciamiento a terceros, constitución de spin-off, venta de los derechos a un tercero o explotación directa por una de las partes. Los ingresos derivados de regalías, precios de licencia o precio de venta de los derechos deben distribuirse conforme a la proporción pactada de titularidad sobre el foreground IP, con mecanismos contables de rendición de cuentas y auditoría. Si la explotación se canaliza a través de un fondo de inversión regulado por la Ley 20.712, deben considerarse además las normas de la CMF sobre fondos de inversión en proyectos de innovación.

**Plazo, terminación anticipada y consecuencias**

Fijar la duración del proyecto con fechas de inicio y término, y regular las causales de terminación anticipada, son obligaciones que el acuerdo debe contener: incumplimiento grave de una parte, insolvencia, imposibilidad sobreviniente de alcanzar los objetivos técnicos o retiro voluntario con aviso previo. La terminación no extingue las obligaciones de confidencialidad ni los derechos de propiedad intelectual ya generados; el acuerdo debe establecer expresamente qué ocurre con el foreground IP parcialmente desarrollado al momento de la terminación.

**Resolución de disputas**

Los conflictos sobre interpretación del alcance técnico del proyecto o la titularidad del foreground IP requieren árbitros con conocimiento especializado. forms-legal.com recomienda incluir en el Acuerdo de Desarrollo Conjunto Chile una cláusula de arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, con árbitro mixto (arbitrador en cuanto al procedimiento, amigable componedor en cuanto al fondo) designado de entre los profesionales del área de propiedad intelectual registrados en el Centro. Como instancia previa, puede establecerse un proceso de mediación técnica ante el INAPI conforme al artículo 107 bis de la Ley 19.039.