Trademark License Agreement Brazil (Contrato de Licença de Marca)

O Contrato de Licença de Marca é o documento empresarial firmado no Brasil com base na Lei 9.279/1996 (LPI) Arts. 139–141.

O Art. 139 da LPI autoriza o titular de registro de marca a celebrar contrato de licença de uso, averbável no INPI. Apenas marcas efetivamente registradas no INPI podem ser objeto de licença com efeitos legais plenos — marcas em fase de depósito (pedido de registro pendente) podem ser licenciadas contratualmente, mas a licença não produz efeitos perante terceiros enquanto o registro não for concedido. O INPI mantém o sistema BPWEB (Boletim de Propriedade Industrial em formato eletrônico) e o sistema e-INPI para gestão de marcas e averbações de contratos. O prazo de proteção do registro de marca é de 10 anos contados da concessão, renovável por períodos iguais e sucessivos mediante pagamento das taxas fixadas pela Tabela de Retribuições do INPI, conforme o Art. 133 da LPI.

A licença de marca no Brasil pode ser exclusiva (apenas o licenciado pode usar a marca no escopo contratado, excluindo o próprio licenciante) ou não exclusiva (o licenciante mantém o direito de usar a marca e pode conceder licenças a outros licenciados). O Art. 140, I, da LPI determina que o licenciante pode controlar efetivamente o uso da marca pelo licenciado para preservar a sua integridade e reputação — obrigação de controle de qualidade que distingue o contrato de licença genuíno de uma cessão de marca disfarçada, regida pelo Art. 134 da LPI. A cessão transfere definitivamente a titularidade; a licença apenas autoriza o uso por prazo determinado ou indeterminado.

A averbação do contrato de licença no INPI, prevista no Art. 140 da LPI, é obrigatória para: (a) produzir efeitos em relação a terceiros, incluindo credores em processos de recuperação judicial regida pela Lei 11.101/2005; (b) habilitar o licenciado a ingressar com ação por violação de marca em nome próprio, nos termos do Art. 140, §2, da LPI, quando o contrato autorizar expressamente essa faculdade; (c) viabilizar a remessa de royalties ao exterior pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que exige a averbação prévia no INPI como condição para o registro no sistema RDE-ROF (Registro Declaratório Eletrônico — Operações Financeiras) e a autorização de remessa, nos termos da Lei 14.286/2021 e da Resolução BCB 278/2022. Royalties entre partes vinculadas no exterior também são fiscalizados pela Receita Federal do Brasil (RFB) sob as regras de Transfer Pricing da Lei 14.596/2023, alinhadas às diretrizes da OCDE. A forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Licença de Marca como ponto de partida para a formalização do licenciamento de marcas registradas no Brasil.

Contrato de Licença de Marca no Brasil é necessário sempre que o titular de marca registrada no INPI pretende autorizar outra parte a usar essa marca comercialmente, sem transferir a titularidade — o que configuraria cessão de marca, regida pelo Art. 134 da LPI e exigindo averbação no INPI para transferência definitiva da propriedade. O licenciamento é a solução adequada quando o titular quer manter a propriedade da marca e o controle de qualidade sobre seu uso, recebendo royalties pela autorização concedida. Sem contrato formalizado, o uso por terceiro pode ser enquadrado como uso não autorizado e configurar crime de concorrência desleal nos termos do Art. 195, III, da Lei 9.279/1996 (LPI).

O contrato é necessário no modelo de franquia empresarial regulado pela Lei 13.966/2019 — toda franquia envolve licença da marca do franqueador ao franqueado como elemento essencial do sistema de franquia, junto com o know-how operacional e o suporte do franqueador. A Circular de Oferta de Franquia (COF), obrigatória nos termos do Art. 2º da Lei 13.966/2019 e entregue com no mínimo 10 dias de antecedência à assinatura, deve conter informações detalhadas sobre a marca licenciada, seu registro no INPI e as condições da licença, conforme o Art. 3º, XV, da Lei 13.966/2019. A ausência da COF torna o contrato de franquia anulável a pedido do franqueado.

O contrato de licença de marca é necessário quando uma empresa grupo ou holding licencia sua marca corporativa às subsidiárias e controladas para uso no Brasil ou no exterior — estrutura de licença intragrupo que pode ter implicações em Transfer Pricing (preço de transferência) nas transações com partes vinculadas no exterior, reguladas pela Lei 14.596/2023 que alinhou as regras brasileiras às diretrizes da OCDE. A Receita Federal do Brasil (RFB) monitora as royalties entre partes vinculadas para identificar subfaturamento ou superfaturamento que reduza indevidamente a base tributável no Brasil, com fundamento nos Arts. 23 a 24 da Lei 9.430/1996.

O licenciamento também é necessário quando empresas brasileiras desejam usar marcas estrangeiras — o licenciante estrangeiro deve ter a marca regularmente registrada no Brasil pelo INPI ou, no mínimo, com pedido de registro depositado com reivindicação de prioridade pelo Acordo de Paris (CUP — Convenção da União de Paris, promulgada no Brasil pelo Decreto 635/1992), para que o contrato produza efeitos plenos no território nacional. Marcas notoriamente conhecidas no Brasil são protegidas pelo Art. 126 da LPI independentemente de registro no INPI, mas o licenciamento de marca notória exige atenção à sua extensão e ao reconhecimento pelo INPI ou pelo Poder Judiciário.

Contrato de Licença de Marca válido e averbável no INPI no Brasil deve conter os seguintes elementos essenciais exigidos pela LPI e pela prática das Varas Especializadas em Propriedade Intelectual dos Tribunais de Justiça brasileiros.

Identificação das Partes e da Marca: Qualificação completa do licenciante (titular da marca) e do licenciado, com CNPJ ou CPF, endereço e representantes legais. A marca deve ser identificada pelo número de registro no INPI, classe Nice (Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice), produto ou serviço protegido e data de concessão do registro. Marcas com prazo de registro vencido não podem ser validamente licenciadas até a renovação perante o INPI (Art. 133 da LPI — renovação a cada 10 anos).

Escopo e Uso Autorizado: Definição precisa do modo de uso autorizado — se o licenciado pode usar a marca em produtos físicos, embalagens, material publicitário, plataformas digitais, redes sociais, e-commerce — com vedação expressa de usos não autorizados (uso em produtos não cobertos, criação de marcas derivadas, sublicença a terceiros sem autorização). O Art. 139 da LPI exige que o contrato especifique os produtos ou serviços cobertos pela licença.

Território: Delimitação geográfica do uso autorizado. Pode ser nacional (todo o território brasileiro) ou limitado a estados, municípios ou canais de distribuição específicos. A licença com restrição territorial deve ser compatível com as regras antitruste do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica — Lei 12.529/2011) — restrições territoriais excessivas em mercados relevantes podem ser investigadas como práticas anticompetitivas.

Exclusividade: Definição clara de se a licença é exclusiva (apenas o licenciado pode usar a marca no escopo e território contratados, com ou sem exclusão do próprio licenciante) ou não exclusiva (o licenciante pode conceder licenças a outros licenciados no mesmo escopo e território). A licença exclusiva tem impacto no valor dos royalties e nas obrigações de defesa da marca contra infrações de terceiros.

Royalties e Remuneração: Definição da base de cálculo dos royalties (sobre faturamento bruto ou líquido, por unidade vendida, por ano ou por uso específico), alíquota ou valor fixo, periodicidade de pagamento, moeda (Real ou moeda estrangeira) e encargos tributários aplicáveis. Royalties pagos por pessoa jurídica brasileira a titular no exterior são dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL até o limite fixado pela Portaria MF 436/1958 e pelas Instruções Normativas da Receita Federal, variando por setor (geralmente entre 1% e 5% do faturamento líquido), desde que o contrato esteja averbado no INPI e registrado no BACEN.

Controle de Qualidade: Cláusula essencial exigida pelo Art. 140, I, da LPI — o licenciante deve manter o direito de controlar a qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado sob a marca licenciada. Sem controle de qualidade efetivo, o contrato pode ser requalificado como cessão de marca ou pode ser arguida a nulidade da licença por violação da função identificadora da marca. O contrato deve prever: padrões mínimos de qualidade, direito de inspeção, procedimentos de aprovação de novos produtos e sanções por violação dos padrões.

Prazo e Renovação: Prazo de vigência da licença, alinhado ao prazo do registro da marca no INPI (máximo de 10 anos, renovável). Cláusula de renovação automática ou condicionada à manutenção do registro pelo licenciante. O licenciado deve ser protegido contra a perda da licença por cancelamento do registro por falta de uso (Art. 143, I, da LPI — marca sujeita a caducidade se não usada por 5 anos consecutivos no Brasil).

Infração por Terceiros e Defesa da Marca: Definição de responsabilidades na defesa da marca contra infrações de terceiros — notificações, ações administrativas no INPI e ações judiciais. O Art. 140, §2 da LPI permite que o licenciado ingresse com ação por violação em nome próprio se o contrato autorizar expressamente essa faculdade e se o licenciante não o fizer em prazo razoável após notificação. A forms-legal.com recomenda revisão por advogado especializado em propriedade intelectual inscrito na OAB para garantir a adequação deste modelo à situação específica das partes.

Para preencher o Contrato de Licença de Marca no Brasil pela plataforma forms-legal.com, siga as orientações para cada seção do formulário.

Número de Registro no INPI: Antes de celebrar o contrato, consulte a situação atual do registro da marca no sistema de busca do INPI (disponível em busca.inpi.gov.br) para confirmar que o registro está ativo, que o prazo de validade não está próximo do vencimento e que não há ações administrativas de nulidade ou caducidade pendentes. Marcas em processo de nulidade ou caducidade no INPI constituem risco para o licenciado, que pode ver sua licença tornada sem efeito retroativamente se o registro for cancelado.

Royalties e Base de Cálculo: Para contratos com remetentes de royalties ao exterior, pesquise os limites dedutíveis fixados para a categoria de atividade do licenciado, conforme a Portaria MF 436/1958, antes de definir a alíquota. Royalties acima dos limites dedutíveis não são aceitos como despesa fiscal pela Receita Federal do Brasil, elevando o custo efetivo da licença. Para contratos nacionais, as partes têm liberdade para fixar o valor dos royalties dentro dos limites da função social do contrato (Art. 421 do Código Civil).

Averbação no INPI: Após a assinatura, para averbar o contrato no INPI, as partes devem acessar o sistema e-INPI e protocolar o pedido de averbação com: cópia do contrato assinado (ou procuração em nome do depositante do pedido), Guia de Recolhimento da União (GRU) com o pagamento da taxa oficial de serviço do INPI e documentos societários das partes. O prazo médio de exame e averbação pelo INPI varia entre 3 e 12 meses, dependendo da carga de trabalho da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros (DIRTEC) do INPI. O contrato produz efeitos entre as partes desde a assinatura, mas só produz efeitos perante terceiros após a averbação.

Substituição Tributária e Retenção na Fonte: Royalties pagos por pessoa jurídica brasileira a beneficiário no exterior estão sujeitos ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) à alíquota de 15% (ou 25% se o beneficiário for domiciliado em país com tributação favorecida — Instrução Normativa RFB 1.037/2010), calculado sobre o valor bruto da remessa, nos termos da Lei 9.249/1995 e da legislação de convenções para evitar a dupla tributação celebradas pelo Brasil.

O Contrato de Licença de Marca no Brasil está sujeito a requisitos da Lei 9.279/1996 (LPI), da legislação tributária e das normas cambiais para remessas ao exterior.

Registro Prévio da Marca no INPI: Apenas marcas regularmente registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial podem ser objeto de licença com plenos efeitos legais. O registro confere ao titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional para os produtos e serviços especificados nas classes Nice respectivas, nos termos do Art. 129 da Lei 9.279/1996 (LPI). O prazo de proteção é de 10 anos contados da concessão, renovável por períodos iguais e sucessivos, mediante pagamento das taxas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme Art. 133 da Lei 9.279/1996. O Decreto 635/1992, que promulgou a Convenção da União de Paris, assegura ao titular estrangeiro o prazo de prioridade de 6 meses para o depósito no Brasil com base no primeiro depósito no exterior.

Averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial: O Art. 140 da Lei 9.279/1996 exige a averbação do contrato de licença no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que produza efeitos em relação a terceiros. Sem a averbação, o contrato vale apenas entre as partes. A Diretoria de Contratos de Tecnologia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial examina cada pedido de averbação. A averbação também é condição para remessa de royalties ao exterior pelo Banco Central do Brasil pelo sistema RDE-ROF regulado pelo Decreto 6.759/2009, pela Lei 14.286/2021 e pela Resolução Banco Central 278/2022.

Limites à Dedutibilidade de Royalties: A Portaria Ministerio da Fazenda 436/1958 fixa os percentuais máximos dedutíveis de royalties como despesa operacional para fins de IRPJ e CSLL, variando entre 1% e 5% do faturamento líquido dependendo do setor. Royalties entre partes vinculadas no exterior estão adicionalmente sujeitos às regras de Transfer Pricing da Lei 14.596/2023, baseadas no princípio arm's length da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Decreto 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) estabelecem procedimentos complementares para operações com partes vinculadas no exterior.

Controle Antitruste: Contratos de licença de marca que estabeleçam cláusulas de exclusividade em mercados relevantes podem ser analisados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica nos termos da Lei 12.529/2011. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica tem competência para determinar a modificação ou extinção de cláusulas que restrinjam a concorrência de forma anticompetitiva, conforme o Decreto 7.738/2012 que regulamentou a Lei 12.529/2011.

Na celebração de Contratos de Licença de Marca no Brasil, erros frequentes comprometem a validade jurídica do licenciamento e geram litígios perante as Varas de Propriedade Intelectual dos Tribunais de Justiça e do INPI.

Licenciar marca sem registro válido no INPI: O erro mais grave é celebrar um contrato de licença sobre uma marca em fase de pedido de registro (sem a carta-patente de concessão do INPI), sobre marca com registro vencido e não renovado, ou sobre marca que está em processo de nulidade ou caducidade no INPI. O licenciado que investe em estrutura operacional baseada em uma marca sem registro válido pode perder toda a licença retroativamente sem direito a indenização automática, salvo responsabilidade por dolo ou culpa do licenciante.

Omitir cláusula de controle de qualidade: O Art. 140, I, da LPI exige que o licenciante mantenha o controle efetivo da qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado sob a marca. A omissão dessa cláusula pode configurar licença genérica (naked license), que em sistemas jurídicos como o norte-americano implica abandono da marca — embora no direito brasileiro a consequência seja menos drástica, a ausência de controle de qualidade pode ser usada como argumento para questionar a titularidade e a integridade da marca perante o INPI e o Poder Judiciário.

Não averbar o contrato no INPI quando há remessa de royalties ao exterior: A remessa de royalties ao exterior sem averbação do contrato no INPI e sem registro no sistema RDE-ROF do Banco Central do Brasil constitui ilícito cambial nos termos da Lei 14.286/2021, sujeitando a empresa brasileira a penalidades pelo BACEN e à glosa dos royalties pela Receita Federal do Brasil como despesa não dedutível.

Não prever o que acontece ao estoque do licenciado com a marca na rescisão: Ao término do contrato, o licenciado pode ter estoque de produtos com a marca do licenciante. O contrato deve prever o prazo para escoamento do estoque existente, a possibilidade de recompra pelo licenciante e a vedação de produção de novos produtos após o término — para evitar a continuidade não autorizada do uso da marca.