Contrato de Cesión de Marca México (LFPPI arts. 130–135)

Conforme al Artículo 132 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la cesión de marca en México debe inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ser oponible a terceros (oponible a terceros). Aunque el contrato de cesión es válido y vinculante entre cedente y cesionario desde su firma —conforme a los principios generales del Código Civil Federal (CCF)— sin la inscripción ante el IMPI el cesionario no puede hacer valer su titularidad frente a terceros que adquieran derechos sobre la misma marca sin conocer la cesión. El sistema mexicano de marcas opera bajo el principio de primera inscripción (primera inscripción) del Artículo 87 LFPPI: si el titular original cede fraudulentamente la misma marca a un segundo adquirente que inscribe ante el IMPI antes que el primero, el segundo adquirente obtiene prioridad conforme al título registrado. La solicitud de inscripción ante el IMPI requiere: copia del contrato de cesión; comprobante de pago de la cuota oficial establecida en la Ley Federal de Derechos; el número de registro de la marca; e identificación de ambas partes. El IMPI emite una resolución de inscripción de cesión en aproximadamente 30 a 90 días hábiles. El certificado de registro de marca (certificado de registro) se reexpide a nombre del cesionario tras la inscripción. Para cesiones parciales bajo el Artículo 133 LFPPI, el IMPI realiza un procedimiento divisional creando un nuevo registro a nombre del cesionario para la porción cedida.

El Artículo 130 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) permite expresamente las cesiones de marca en México con o sin el fondo de comercio (clientela o fondo de comercio) de la empresa vinculada a la marca. Esto contrasta con la doctrina más antigua de algunas jurisdicciones de common law que exigía la transmisión del fondo de comercio para evitar la cesión en abstracto. La legislación marcaria mexicana bajo la LFPPI sigue el estándar internacional adoptado en el Acuerdo ADPIC (Artículo 21) — la titularidad de la marca es libremente transmisible sin requerir la transferencia del negocio subyacente. En la práctica, la mayoría de las cesiones comerciales de marcas en México incluyen el fondo de comercio porque: (1) incluirlo otorga al cesionario derechos más sólidos para aprovechar el reconocimiento de marca (reconocimiento de marca) y las asociaciones con los clientes existentes; (2) evita que el cedente invoque posteriormente derechos sobre el nombre comercial no registrado (derechos sobre el nombre comercial) vinculado a la misma marca; y (3) simplifica la acreditación de la prioridad de uso por parte del cesionario en cualquier disputa posterior a la cesión. Cuando no se transmite el fondo de comercio —por ejemplo, en una reestructuración corporativa donde la marca se cede a una sociedad holding de propiedad intelectual sin actividad operativa— el contrato debe señalar expresamente que la cesión se realiza sin fondo de comercio y especificar los acuerdos comerciales entre el negocio operativo del cedente y la sociedad holding cesionaria.

El Artículo 133 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) autoriza las cesiones parciales de marca en México, es decir, cesiones que sólo abarcan algunos de los productos o servicios (productos o servicios) incluidos en el registro, y no todas las clases y artículos. La cesión parcial se utiliza cuando el titular desea ceder los derechos sobre la marca para determinados productos mientras conserva los derechos para otros —por ejemplo, cediendo el registro de una marca que ampara ropa (Clase 25) y cosméticos (Clase 3 de la Clasificación de Niza) a una empresa de cosméticos, conservando la clase de ropa. El IMPI tramita las cesiones parciales mediante un procedimiento divisional: divide el registro original en dos registros separados —uno a nombre del cesionario para los productos o servicios cedidos, y otro que permanece a nombre del cedente para los productos o servicios retenidos. Cada registro resultante recibe un número de registro IMPI y un certificado distintos. Las cesiones parciales son comercialmente relevantes en arreglos de licencia de marca donde diferentes categorías de productos son gestionadas por distintas unidades de negocio o vendidas a distintos adquirentes en una venta de portafolio. El contrato de cesión parcial debe identificar con precisión las clases y los productos o servicios específicos dentro de esas clases que se ceden, utilizando el lenguaje exacto del registro de marca para evitar ambigüedades en el procedimiento divisional del IMPI.

Los ingresos por cesión de marca en México son ingresos acumulables bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Para el cedente persona física residente en México, la ganancia por la cesión de un derecho de propiedad industrial se trata como demás ingresos bajo el Artículo 141 LISR o como ganancia de capital conforme a las disposiciones aplicables, gravada a tasas progresivas de hasta el 35%. Para una empresa residente en México (persona moral), los ingresos por cesión son ingresos ordinarios gravados a la tasa corporativa del 30%. El cesionario puede deducir el precio de adquisición como activo intangible (activo intangible) amortizable al 15% anual bajo el Artículo 33 LISR, sujeto a revisión del SAT sobre la vida útil del activo. Para cesiones donde el cedente es residente en el extranjero (residente en el extranjero), el cesionario mexicano debe retener el Impuesto sobre la Renta bajo el Artículo 167 LISR a tasas del 25% al 35% sobre el monto bruto del pago, salvo reducción por tratado aplicable (Convenio para Evitar la Doble Imposición). México cuenta con tratados con más de 65 países que típicamente reducen la tasa de retención sobre enajenaciones de activos de propiedad industrial. Las reglas de precios de transferencia de los Artículos 179 a 184E LISR aplican a las cesiones de marca intragrupales entre partes relacionadas (partes relacionadas) — el SAT puede impugnar un precio de cesión inferior al valor de mercado determinado por precio comparable no controlado (precio comparable no controlado) u otras metodologías de precios de transferencia reconocidas por la OCDE.

El Contrato de Cesión de Marca en México debe incluir garantías amplias del cedente (cedente) para proteger al cesionario (cesionario) contra defectos de titularidad y gravámenes no revelados. Las garantías clave bajo la legislación mexicana de propiedad industrial y comercial incluyen: titularidad plena — el cedente es el único titular registrado del registro de marca en el Registro de Marcas del IMPI y tiene plena autoridad legal para ceder; validez — el registro de marca está vigente (vigente), no ha sido cancelado y no está sujeto a procedimientos de cancelación, nulidad u oposición pendientes ante el IMPI o los Tribunales Colegiados de Circuito; libre de gravámenes — la marca está libre de licencias inscritas (licencias inscritas), prendas (prendas) y cualquier otro derecho de terceros que subsista tras la cesión; no infracción — el uso de la marca tal como está registrada no infringe ni infringirá derechos de marca, derechos sobre nombres comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de terceros en México; ausencia de litigios — no existen litigios pendientes o amenazados, procedimientos de infracción ante el IMPI ni investigaciones regulatorias relacionadas con la marca; exactitud de la información — todos los hechos materiales sobre el historial de registro, uso y cesiones previas de la marca han sido revelados. Estas garantías son accionables bajo los Artículos 2283 a 2287 del Código Civil Federal (disposiciones de garantía por saneamiento en venta y transmisión de bienes) y el Artículo 382 LFPPI para incumplimiento específico en materia de propiedad industrial. El cesionario debe negociar cláusulas de indemnización (cláusulas de indemnización) adecuadas por incumplimiento de garantías.

Cuando una marca registrada ante el IMPI se cede bajo los Artículos 130 a 135 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), los contratos de licencia (contratos de licencia) que hayan sido inscritos ante el IMPI bajo el Artículo 136 LFPPI subsisten a la cesión y vinculan al nuevo titular de la marca (cesionario). Los licenciatarios inscritos conservan sus derechos licenciados bajo los mismos términos — la cesión de la marca no rescinde ni modifica automáticamente las licencias inscritas vigentes. El cesionario, por tanto, hereda las obligaciones del licenciante bajo todos los contratos de licencia inscritos. El Contrato de Cesión de Marca debe abordar esto con claridad: el cedente debe revelar todos los contratos de licencia inscritos y no inscritos existentes; el cesionario debe confirmar que acepta el rol de licenciante bajo cada licencia vigente; y las partes deben notificar conjuntamente a los licenciatarios existentes el cambio de titularidad de la marca y actualizar los registros ante el IMPI. Los contratos de licencia no inscritos — que son vinculantes entre licenciante y licenciatario pero no oponibles a terceros — pueden verse afectados por la cesión si el cesionario no tiene conocimiento de ellos, ya que la inscripción de la cesión ante el IMPI a favor del cesionario podría prevalecer sobre una licencia no inscrita bajo el principio de primera inscripción en México. El Contrato de Cesión de Marca debe incluir una declaración del cedente listando todos los contratos de licencia existentes y su estado de inscripción.

Conforme al Artículo 135 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), una solicitud de marca en trámite (solicitud de marca en trámite) ante el IMPI puede cederse antes de que se otorgue el registro. Esto permite a una empresa adquirir derechos sobre la marca a partir de la fecha de presentación más temprana — que establece la prioridad bajo el principio del Convenio de París incorporado al derecho marcario mexicano — sin esperar el registro. La cesión de una solicitud pendiente se formaliza mediante contrato escrito que especifica el número de solicitud (número de solicitud) y la fecha de presentación ante el IMPI. El cesionario debe notificar al IMPI el cambio de solicitante durante el procedimiento de examen — el IMPI actualizará el expediente de la solicitud para reflejar al nuevo titular. Si la solicitud es posteriormente aprobada y se otorga el registro, el certificado de registro se expide a nombre del cesionario. La cesión de solicitudes pendientes es comercialmente relevante en adquisiciones de startups — donde la empresa objetivo ha presentado solicitudes de marca pero aún no ha obtenido registros — y en expansiones internacionales de marca donde el titular presenta solicitudes antes de lanzarse oficialmente en México. Bajo el Protocolo de Madrid, una solicitud de registro internacional que designe México también puede cederse, registrándose la cesión a través de los procedimientos de la OMPI y comunicándose al IMPI. Los cesionarios deben realizar diligencia debida sobre el estado de la solicitud — si ha superado el examen, si existen oficios de observaciones pendientes de respuesta — antes de completar la cesión.