Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial — Argentina

El Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial en Argentina es un contrato escrito y vinculante que fija los derechos, obligaciones y garantías recíprocas de las partes, conforme a Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362 e Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

La Ley 22.362 protege tanto las marcas de productos y servicios (artículo 1) como las designaciones —el nombre bajo el cual una persona o empresa ejerce el comercio en un lugar determinado— (artículo 27). El nombre comercial puede coincidir o no con la marca registrada: una empresa puede operar bajo el nombre comercial 'La Viña' sin haber registrado esa denominación como marca. La Ley 22.362 protege la designación del nombre comercial frente a terceros que pretendan usar la misma o una semejante en el mismo ámbito comercial.

El artículo 23 de la Ley 22.362 establece que el derecho de usar una marca registrada puede ser objeto de contrato de licencia y que la licencia debe ser inscripta en el INPI para ser oponible a terceros. Esta inscripción no es condición de validez del contrato entre las partes —el acuerdo es válido aunque no esté inscripto— pero sí es relevante para proteger al licenciatario frente a una eventual cesión del registro a un tercero que no conozca la existencia de la licencia.

El Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial se diferencia del contrato de franquicia (CCyC art. 1512) en que la franquicia incluye no sólo la licencia de la marca sino también el sistema de negocio completo, el know-how operativo y el control de calidad del franquiciante. La licencia de nombre comercial puede ser mucho más acotada: simplemente autoriza el uso del nombre o marca sin incluir estos otros elementos. También se diferencia de la cesión marcaria (artículo 22 Ley 22.362), que transfiere definitivamente la titularidad del registro.

El INPI lleva el registro de todas las marcas argentinas y tramita las solicitudes de registro, renovación, oposición, nulidad y transmisión. Para verificar si una marca está registrada y quién es su titular, se puede consultar la base de datos de marcas del INPI en línea. El registro marcario en Argentina dura 10 años (artículo 5 Ley 22.362) y es renovable indefinidamente por períodos iguales, siempre que la marca se use en el comercio dentro del plazo de 5 años desde su registro (artículo 26).

El Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial en Argentina resulta indispensable en los siguientes escenarios.

Una empresa que desea expandirse mediante distribuidores autorizados o representantes regionales necesita este acuerdo para autorizar a esos distribuidores a usar su nombre comercial y marca en la presentación de los productos o servicios al público. Sin un acuerdo formal, el distribuidor puede argumentar que tiene derechos sobre la marca en su zona por el uso sostenido, especialmente si la empresa no tiene presencia activa en ese territorio.

Una empresa que vende su negocio operativo pero quiere conservar la titularidad de la marca necesita este acuerdo para licenciar la marca al comprador del negocio. Este esquema —habitual en transacciones de activos— separa la propiedad de la marca del negocio operativo y permite al vendedor recibir royalties continuos sobre la marca que construyó.

Una empresa familiar con múltiples sucursales o empresas del grupo que usan el mismo nombre comercial necesita documentar formalmente la relación: cuál de las entidades es la titular del registro marcario y cuáles lo usan bajo licencia. Esta documentación es indispensable en procesos de auditoría, inversión o venta de alguna de las entidades del grupo.

Una empresa argentina que desea expandirse internacionalmente puede licenciar su marca a un operador local en el país de destino. En ese contexto, el Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial internacional debe incluir la ley aplicable, la jurisdicción para disputas, y la obligación del licenciatario de registrar la marca en el país de destino conforme a la normativa local.

Una empresa que participa en ferias, eventos o exposiciones temporales bajo el nombre de otra empresa necesita un acuerdo de licencia de nombre comercial de vigencia acotada para ese evento específico. Sin este acuerdo, el uso del nombre de terceros puede configurar una infracción marcaria bajo el artículo 31 de la Ley 22.362.

Un Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial completo y ejecutable en Argentina conforme a la Ley 22.362 y el INPI debe incluir los siguientes elementos.

Identificación de las partes: nombre o razón social completa, CUIT en formato XX-XXXXXXXX-X (AFIP), domicilio legal y datos del representante. Para el licenciante, indicar si es el titular registrado ante el INPI o si actúa como sublicenciante con autorización del titular original.

Descripción del nombre comercial o marca licenciada: indicar el nombre o denominación objeto de la licencia, el número de certificado de marca registrado ante el INPI, la clase de productos o servicios protegida (Clasificación de Niza), la fecha de vencimiento del registro, y si la marca también está registrada en el exterior (Marca Internacional bajo el Protocolo de Madrid).

Alcance de la licencia — exclusiva o no exclusiva: la licencia exclusiva impide al licenciante otorgar la misma licencia a otros en el mismo territorio; la no exclusiva permite múltiples licenciatarios. Indicar también si el licenciatario puede sublicenciar a terceros (lo que en la práctica configura una estructura de subfranquicia) y el universo de productos o servicios para los cuales se autoriza el uso de la marca.

Territorio y plazo: el territorio de uso autorizado (por ejemplo, Provincia de Mendoza, zona norte del Gran Buenos Aires, República Argentina) y el plazo de vigencia de la licencia. El plazo no puede exceder el del registro marcario vigente, aunque puede incluir la obligación del licenciante de renovar el registro ante el INPI durante la vigencia de la licencia.

Obligaciones de calidad: la Ley 22.362 exige que el licenciatario use la marca conforme a las especificaciones de calidad del licenciante, ya que el uso de una marca de calidad inferior puede dañar el valor y la reputación del registro marcario. El contrato debe incluir estándares mínimos de calidad, el derecho del licenciante a inspeccionar el uso de la marca, y la obligación del licenciatario de identificar en sus materiales que actúa como licenciatario autorizado.

Royalties y precio: el precio puede ser una suma fija periódica, un porcentaje sobre las ventas realizadas bajo el nombre comercial, o una combinación. Especificar la base de cálculo, la periodicidad, la moneda (ARS o extranjera conforme a normas BCRA), y el procedimiento de reporte y auditoría. Encontrá complementos contractuales para gestionar tu marca empresarial en forms-legal.com, incluyendo el Acuerdo de Transferencia de Tecnología y el Acuerdo de Confidencialidad Comercial.

Inscripción ante el INPI: aunque no es condición de validez, inscribir la licencia ante el INPI (artículo 23 Ley 22.362) la hace oponible a terceros. Si el licenciante cede el registro marcario a un tercero sin que la licencia esté inscripta, el nuevo titular del registro podría no estar obligado a respetar la licencia. El contrato debe incluir la obligación del licenciante de notificar al licenciatario cualquier cesión del registro y de tramitar la inscripción de la licencia ante el INPI.

Causales de terminación y consecuencias: el contrato debe establecer las causales de terminación anticipada por incumplimiento (baja calidad, falta de pago, uso no autorizado del nombre), el procedimiento de notificación y plazo para subsanar, y las obligaciones post-terminación: cese inmediato del uso del nombre o marca, retiro de cartelería y materiales, cambio de denominación social si el licenciatario la incorporó a su nombre.

Jurisdicción: para disputas sobre la titularidad y validez del registro marcario, el CCyC y la Ley 22.362 establecen que son competentes los Juzgados en lo Civil y Comercial Federal. Para disputas contractuales sobre el incumplimiento de las obligaciones de la licencia, la competencia ordinaria corresponde a los Juzgados Nacionales en lo Comercial.

Para completar correctamente el Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial en Argentina, siga los pasos siguientes.

Paso 1 — Verifique la titularidad de la marca ante el INPI: antes de firmar, el licenciatario debe verificar que el licenciante es efectivamente el titular registrado de la marca ante el INPI. Consulte la base de datos de marcas del INPI en línea: busque por denominación o número de certificado. Verifique que el registro esté vigente y que no existan licencias previas que sean exclusivas y cubran el mismo territorio.

Paso 2 — Identifique las partes: complete nombre o razón social, CUIT en formato XX-XXXXXXXX-X y domicilio legal del licenciante y del licenciatario. Adjunte copia del certificado de marca del INPI como Anexo al contrato.

Paso 3 — Describa la marca: indique el nombre o denominación objeto de la licencia, el número de certificado del INPI, las clases de Niza protegidas (ej. Clase 30 — productos alimenticios; Clase 43 — servicios de restauración) y la fecha de vencimiento del registro. Si la marca incluye logotipo o diseño, adjunte imagen en Anexo.

Paso 4 — Defina el alcance: indique si la licencia es exclusiva o no exclusiva, el territorio autorizado (ciudad, provincia, región, país) y si el licenciatario puede sublicenciar. Una licencia exclusiva en un territorio amplio puede limitar significativamente la capacidad del licenciante de expandirse por sus propios medios.

Paso 5 — Establezca los estándares de calidad: describa los requisitos mínimos de calidad, presentación y uso de la marca: colores, tipografías, formatos de logotipo, frases que deben acompañar al nombre (ej. 'Licenciatario autorizado de [marca]'). Indique la frecuencia y modalidad de las inspecciones del licenciante.

Paso 6 — Fije el precio o royalties: indique el monto del royalty, la base de cálculo (ventas netas, ventas brutas), la periodicidad del pago (mensual, trimestral, anual) y en qué moneda. Recuerde que los pagos de royalties a empresas extranjeras están sujetos a retención del Impuesto a las Ganancias ante AFIP.

Paso 7 — Tramite la inscripción ante el INPI: una vez firmado el contrato, presente la solicitud de inscripción de la licencia ante el INPI con el formulario correspondiente y el pago del arancel vigente. La inscripción hace la licencia oponible a terceros conforme al artículo 23 de la Ley 22.362. Firme el contrato con fecha en formato DD/MM/YYYY y considere la firma digital conforme a la Ley 25.506.

El Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial en Argentina está sujeto al siguiente marco legal.

Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362: es la norma específica que rige el registro y la protección de marcas y designaciones en Argentina. Su artículo 4 establece el principio de territorialidad: la protección marcaria en Argentina se adquiere por el registro ante el INPI, no por el uso. Su artículo 23 regula la licencia de marca y establece la inscripción como condición de oponibilidad frente a terceros. Su artículo 26 establece que el registro marcario caduca si la marca no es usada en el comercio dentro del plazo de 5 años desde su concesión, sin que medie justa causa para el no uso.

Inscripción ante el INPI — art. 23 Ley 22.362: la licencia de uso de marca debe inscribirse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para ser oponible a terceros. El trámite se realiza ante la Dirección de Marcas del INPI con los formularios correspondientes y el pago del arancel vigente. Sin inscripción, la licencia sólo produce efectos entre las partes.

Protección de la calidad marcaria: el licenciante tiene el deber de mantener el control de calidad sobre el uso de su marca por el licenciatario. Si el uso de la marca por el licenciatario deteriora la calidad percibida de los productos o servicios identificados con esa marca, el licenciante podría perder el valor de su registro marcario. Este deber de control es reconocido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que ha declarado nulas licencias marcarias que no incluyen cláusulas de control de calidad.

Caducidad del registro por no uso — art. 26 Ley 22.362: si el licenciatario no usa la marca en el comercio durante más de 5 años, un tercero puede solicitar la caducidad del registro por no uso ante el INPI o ante los Juzgados en lo Civil y Comercial Federal. Por eso, el contrato debe obligar al licenciatario a usar la marca activamente y a reportar al licenciante el volumen de ventas realizadas bajo ese nombre.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: Argentina es parte de este convenio internacional, que establece el principio de prioridad para el registro de marcas: si una empresa registra una marca en un país miembro del Convenio, tiene 6 meses de prioridad para registrarla en los demás países miembros. Esto es relevante para licencias de marcas extranjeras en Argentina y para empresas argentinas que quieran proteger su marca en el exterior.

Evitar los siguientes errores al redactar el Acuerdo de Licencia de Nombre Comercial en Argentina puede prevenir conflictos y pérdidas económicas significativas.

No verificar la vigencia del registro marcario antes de firmar: si el registro de la marca ya caducó ante el INPI al momento de la firma del acuerdo, la licencia no tiene objeto válido. El licenciatario podría estar pagando royalties por el uso de un nombre no protegido. Solución: siempre consulte la base de datos de marcas del INPI antes de firmar y adjunte una constancia de vigencia del registro al contrato como Anexo.

No inscribir la licencia ante el INPI: si el licenciante cede el registro marcario a un tercero (por venta, fusión o herencia) sin que la licencia esté inscripta, el nuevo titular puede no estar obligado a respetar la licencia del licenciatario. Solución: tramite la inscripción de la licencia ante el INPI dentro de los 30 días de la firma del contrato.

Omitir cláusulas de control de calidad: sin control de calidad, el licenciatario puede usar el nombre comercial en productos o servicios de baja calidad, dañando la reputación de la marca. Los tribunales argentinos han declarado nulas licencias sin control de calidad. Solución: incluya siempre estándares de calidad mínimos, inspecciones periódicas y la facultad del licenciante de resolver el contrato por uso inapropiado de la marca.

No regular las consecuencias de la terminación: si el contrato no dice qué debe hacer el licenciatario cuando termina la licencia, puede continuar usando el nombre comercial de facto. Solución: incluya la obligación de cesar inmediatamente el uso del nombre, retirar toda la cartelería y materiales, cancelar los dominios de internet que incluyan la marca, y cambiar la denominación social si la incorporó.

No prever la renovación del registro marcario: si el registro marcario vence durante la vigencia de la licencia y el licenciante no lo renueva, el licenciatario pierde el fundamento legal de su uso del nombre. Solución: incluya la obligación del licenciante de renovar el registro ante el INPI antes de su vencimiento y de notificar al licenciatario cualquier amenaza al registro (oposiciones, acciones de nulidad, caducidad).