Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME Argentina

El Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME en Argentina es un contrato escrito y vinculante que fija los derechos, obligaciones y garantías recíprocas de las partes, conforme a Ley de Marcas y Designaciones 22.362; Ley PyME 24.467; CCyC Art. 1614 (Ley 26.994).

La Ley 22.362, promulgada en 1981 y modificada por leyes posteriores, establece en su artículo 6 que el derecho de propiedad sobre una marca se adquiere con su registro ante el INPI. Los artículos 4 y 16 de esa ley regulan expresamente la cesión de marca —total o parcial por clases del Nomenclador de Niza— mientras que el artículo 26 admite las licencias de uso. La inscripción de la cesión o licencia en el Registro de Marcas del INPI es obligatoria para su oponibilidad frente a terceros: sin inscripción, el acuerdo produce efectos entre las partes pero no puede invocarse frente a un tercero adquirente de buena fe.

Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) argentinas encuadradas bajo la Ley 24.467 y la Resolución 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Desarrollo Productivo, la marca registrada constituye un activo intangible de primer orden que define la identidad comercial, el posicionamiento en el mercado y el valor de la empresa como unidad de negocio. El contrato de cesión o licencia permite a la PyME monetizar ese activo —cediendo la marca a un competidor que absorbe el negocio, o licenciando su uso a distribuidores y franquiciados— o adquirir derechos marcarios de terceros para expandir su línea de productos.

El Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC, Ley 26.994) complementa la Ley 22.362 en todo lo que hace al régimen general de los contratos: oferta y aceptación (Arts. 971-983 CCyC), forma (Art. 1015 CCyC), cesión de derechos (Art. 1614 CCyC), y daños por incumplimiento (Arts. 1716-1749 CCyC). La Inspección General de Justicia (IGJ) o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) competente no interviene en los contratos marcarios, cuyo control registral exclusivo corresponde al INPI con sede en Paseo Colón 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la perspectiva tributaria, la renta derivada de la cesión definitiva de marca es una ganancia de capital sujeta al Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) con alícuota variable según la condición del cedente ante AFIP (ARCA). Las regalías periódicas devengadas por licencias están también sujetas a Ganancias e IVA (Ley 23.349), con la obligación de facturación electrónica conforme a la RG AFIP 4291/2018.

El Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME en Argentina resulta necesario en una diversidad de situaciones que involucran la transferencia o el uso autorizado de signos marcarios registrados o en trámite ante el INPI.

Procesos de adquisición empresarial (M&A): Cuando una empresa adquiere otra PyME y la operación incluye el traspaso de la marca registrada como parte del activo del negocio, el acuerdo de cesión de marca formaliza esa transferencia ante el INPI. Sin inscripción registral, el comprador no puede invocar la titularidad de la marca frente a terceros ni oponerse a registros marcarios similares presentados por competidores ante el Registro de Marcas del INPI.

Expansión mediante distribuidores y representantes: Una PyME que decide expandir su presencia geográfica en Argentina —de CABA a provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Tucumán— sin abrir sucursales propias puede licenciar su marca a distribuidores regionales. El contrato de licencia define el territorio autorizado (por ejemplo, Región Cuyo), los productos o servicios sobre los que recae el uso (clases del Nomenclador de Niza), el plazo de la licencia, y las regalías en ARS o como porcentaje sobre ventas.

Constitución de franquicias: Las redes de franquicias en Argentina —reguladas actualmente por las normas generales del CCyC Arts. 1512-1524 sobre contratos de distribución— tienen en el contrato de licencia de marca el pilar jurídico que permite al franquiciante autorizar al franquiciado el uso del signo distintivo, el manual de operaciones y los estándares de calidad. La licencia marcaria es la columna vertebral del sistema de franquicias y debe inscribirse ante el INPI para vincular al franquiciado con el registro marcario.

Joint ventures y acuerdos de co-branding: Cuando dos PyMEs deciden asociarse para lanzar un producto o servicio bajo una marca compartida, necesitan un acuerdo que regule el uso conjunto del signo marcario, los derechos de cada parte sobre el co-registro, y la suerte de la marca si la alianza se disuelve.

Monetización de marcas ociosas: PyMEs que cuentan con marcas registradas que no están explotando activamente —por cambio de giro comercial, restricciones presupuestarias o reorganización del portfolio— pueden licenciar temporalmente esos registros a terceros para generar ingresos por regalías sin perder la titularidad, evitando además el riesgo de caducidad por falta de uso que establece el artículo 26 de la Ley 22.362 para marcas no usadas durante cinco años consecutivos.

Un Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME válido y registrable ante el INPI en Argentina bajo la Ley 22.362 y el CCyC debe contener los siguientes elementos esenciales.

Identificación de las partes y del signo marcario: Datos completos del cedente o licenciante (nombre o razón social, CUIT formato XX-XXXXXXXX-X asignado por AFIP, domicilio legal, representante legal con DNI emitido por RENAPER) y del cesionario o licenciatario. Número de registro o expediente de solicitud ante el INPI, denominación o descripción del signo marcario, clase o clases del Nomenclador Internacional de Niza cubiertas, y fecha de registro o renovación vigente. Las marcas argentinas tienen una vigencia de diez años renovables ante el INPI conforme al Art. 5 de la Ley 22.362.

Naturaleza del acuerdo (cesión o licencia): El contrato debe declarar expresamente si transfiere la titularidad de la marca (cesión definitiva conforme a los Arts. 4 y 16 de la Ley 22.362) o si otorga únicamente el derecho de uso (licencia de uso). La cesión puede ser total —todas las clases del registro— o parcial —solo algunas clases del Nomenclador de Niza—. La licencia puede ser exclusiva (el licenciante no puede usar la marca ni licenciarla a otros en el territorio y período pactados) o no exclusiva.

Territorio y alcance del uso autorizado: Definir si la cesión o licencia abarca todo el territorio argentino o se limita a provincias o regiones específicas. Para las licencias, especificar los productos o servicios sobre los que recae el uso autorizado y si el licenciatario puede sublicenciar a su vez a terceros.

Contraprestación económica y regalías: Para las cesiones, el precio total en ARS con el cronograma de pagos y el CBU o CVU para las transferencias bancarias. Para las licencias, el sistema de regalías: monto fijo mensual en ARS, porcentaje sobre ventas netas (royalty rate), o mínimo garantizado más porcentaje. Mecanismo de ajuste según índices del INDEC o por tipo de cambio oficial del BCRA para contratos con cláusula en moneda extranjera. Facturación electrónica ante AFIP conforme a RG AFIP 4291/2018 por cada devengamiento de regalías.

Control de calidad de los productos o servicios: El licenciante PyME tiene el derecho y la obligación de controlar que el licenciatario use la marca en productos o servicios que respeten los estándares de calidad originales, para proteger la reputación del signo marcario ante los consumidores y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal con competencia en materia marcaria. La licencia sin control de calidad puede ser invocada como fundamento para la declaración de nulidad o caducidad de la marca por las autoridades del INPI.

Obligación de inscripción ante el INPI: El acuerdo debe establecer quién cargará con los aranceles y trámites de inscripción de la cesión o licencia ante el Registro de Marcas del INPI, conforme a la Resolución INPI vigente sobre aranceles. La inscripción es constitutiva de la oponibilidad frente a terceros. Sin inscripción, el acuerdo es válido entre partes pero inoponible.

Confidencialidad y know-how: Obligación de ambas partes de mantener reserva sobre la información estratégica compartida —fórmulas, procesos productivos, bases de datos de clientes— conforme a la Ley 24.766 de Confidencialidad Empresarial. Forms-legal.com ofrece este modelo como punto de partida; para operaciones de M&A o licencias internacionales, recomendamos asistencia de un agente de la propiedad industrial matriculado ante el INPI.

Vigencia y causales de rescisión: Plazo de la licencia (habitualmente coincidente con el período de renovación de la marca, 10 años o fracción), condiciones de renovación y causales de rescisión anticipada: incumplimiento de los estándares de calidad, falta de pago de regalías en dos períodos consecutivos, quiebra o concurso preventivo de cualquiera de las partes ante los Juzgados Nacionales en lo Comercial.

Jurisdicción y mediación: Sometimiento previo a mediación prejudicial obligatoria conforme a la Ley 26.589 y, agotada sin acuerdo, a la competencia de los Juzgados Federales en lo Civil y Comercial con competencia en propiedad intelectual y marcas.

Para completar el Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME en Argentina, tené a mano el certificado de registro marcario expedido por el INPI y los datos fiscales de ambas partes.

Paso 1 — Datos del cedente o licenciante: Ingresá la razón social o nombre completo, CUIT (formato XX-XXXXXXXX-X), domicilio legal y representante legal con DNI. Si es PyME, verificá la categoría ante la Secretaría de Emprendedores y PyMEs (micro, pequeña o mediana empresa según facturación anual).

Paso 2 — Datos del cesionario o licenciatario: Ingresá los mismos datos de la parte receptora del derecho marcario. Verificá que tenga CUIT activo ante AFIP para la facturación de regalías.

Paso 3 — Datos del registro marcario: Ingresá el número de registro INPI (formato M#######), la denominación del signo marcario, la clase o clases del Nomenclador de Niza que cubre el registro, y la fecha de vencimiento del registro vigente. Esta información figura en el certificado de registro emitido por el INPI o en la base de datos pública INPI en línea.

Paso 4 — Tipo de acuerdo: Seleccioná si se trata de una cesión definitiva de la titularidad o de una licencia de uso. Para la licencia, indicá si es exclusiva o no exclusiva, el territorio cubierto y los productos o servicios autorizados.

Paso 5 — Contraprestación: Para cesiones, indicá el precio total en ARS y el cronograma de pagos. Para licencias, definí el sistema de regalías: monto fijo, porcentaje sobre ventas o mínimo garantizado más porcentaje.

Paso 6 — Control de calidad: Describí los estándares mínimos que debe cumplir el licenciatario en los productos o servicios bajo la marca, y el procedimiento de auditoría que puede ejercer el licenciante.

Paso 7 — Inscripción ante el INPI: Indicá quién será responsable de gestionar y pagar el trámite de inscripción de la cesión o licencia ante el Registro de Marcas del INPI, con el arancel vigente según la Resolución INPI correspondiente.

Paso 8 — Vigencia y rescisión: Indicá el plazo de la licencia en años y las causales de rescisión anticipada. Para cesiones definitivas, este campo no aplica una vez perfeccionada la inscripción ante el INPI.

El Acuerdo de Cesión y Licencia de Marca PyME en Argentina debe cumplir con los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Ley 22.362 y la normativa del INPI.

Inscripción ante el INPI (Ley 22.362, Arts. 4 y 16): La cesión de marca debe inscribirse en el Registro de Marcas del INPI para ser oponible a terceros. El trámite de inscripción se inicia ante el INPI mediante formulario, pago del arancel vigente y presentación del contrato con firma certificada ante escribano público. El INPI examinará la documentación y emitirá la resolución de inscripción dentro del plazo establecido en la Resolución INPI 255/2019 y sus modificatorias. Las licencias de uso también deben inscribirse conforme al Art. 26 de la Ley 22.362 para ser oponibles a terceros y para que el licenciatario pueda ejercer acciones por infracción marcaria.

Vigencia de la marca: La Ley 22.362 Art. 5 establece que las marcas registradas en Argentina tienen una vigencia de diez años renovables, con posibilidad de renovación por períodos iguales. El contrato de licencia no puede otorgar derechos más allá de la vigencia del registro marcario subyacente. Si la marca está en trámite de solicitud ante el INPI, el contrato debe prever cómo se regula la situación si la solicitud es rechazada por el INPI o impugnada por oposición de terceros en el período de publicación marcaria (Art. 12 de la Ley 22.362).

Uso obligatorio de la marca: El Art. 26 de la Ley 22.362 establece que la marca puede ser declarada caduca por falta de uso durante cinco años consecutivos. En los contratos de licencia, el licenciatario debe usar efectivamente la marca en los productos o servicios autorizados para mantener vivo el registro, y el contrato debe regular la obligación de uso y la documentación que acreditará ese uso ante el INPI en caso de acción de caducidad.

Obligaciones tributarias sobre regalías: Las regalías derivadas de licencias de marca tributan Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) e IVA (Ley 23.349) con alícuota del 21%. El licenciante debe emitir factura electrónica ante AFIP (ARCA) por cada período devengado conforme a la RG AFIP 4291/2018. Las regalías pagadas a sujetos del exterior pueden estar sujetas a retención en la fuente conforme a las normas del Impuesto a las Ganancias sobre rentas de fuente argentina.

Los errores más frecuentes en los Acuerdos de Cesión y Licencia de Marca PyME en Argentina generan conflictos sobre la titularidad marcaria, la validez del registro ante el INPI y el cobro de regalías.

No inscribir la cesión o licencia ante el INPI: Celebrar el acuerdo sin inscribirlo en el Registro de Marcas del INPI hace que la transferencia de derechos sea inoponible a terceros. Si el cedente vende la misma marca a otro comprador que sí inscribe primero, el segundo adquirente de buena fe prevalece sobre el primero, conforme al principio registral de la Ley 22.362. Siempre inscribí el acuerdo ante el INPI dentro del plazo establecido.

Licenciar una marca sin control de calidad: La Ley 22.362 y la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal han reconocido que una licencia sin control de calidad puede perjudicar la función distintiva de la marca y dar lugar a acciones de terceros por engaño al público consumidor. El contrato de licencia debe siempre incluir obligaciones de calidad mínima y el derecho del licenciante a auditar el uso de la marca.

Confundir la clase marcaria con el uso real: Muchas PyMEs registran su marca en una clase del Nomenclador de Niza pero luego la usan en productos o servicios de otras clases no registradas. El contrato de cesión o licencia debe cubrir todas las clases en que la marca está efectivamente registrada y usada, para que la protección sea completa. Ceder solo la clase registrada cuando el uso real abarca otras clases deja al cesionario sin protección ante terceros que registren la misma denominación en esas clases no transferidas.

No prever qué pasa si la solicitud marcaria es rechazada: Cuando el contrato se celebra sobre una marca en trámite (solicitud presentada ante el INPI, aún no concedida), la ausencia de una cláusula de contingencia deja sin solución la situación si el INPI rechaza el registro por motivos absolutos (Art. 3 Ley 22.362) o si un tercero deduce oposición durante el período de publicación (Art. 12 Ley 22.362). El contrato debe prever la devolución del precio o la adaptación de las regalías si el registro no se concede.

Omitir el ajuste de regalías por inflación: En el contexto inflacionario argentino, fijar regalías en ARS sin mecanismo de ajuste genera que el valor real de la contraprestación se deteriore aceleradamente. El contrato debe incluir un índice de actualización: Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, o tipo de cambio oficial del BCRA para contratos con componente en dólares estadounidenses.