Cesión de Marca Registrada Argentina

La Cesión de Marca Registrada en Argentina es el acto jurídico por el cual una parte transmite o dispone de sus derechos a favor de otra, conforme a Ley 22.362 de Marcas y Designaciones Art. 14; Código Civil y Comercial de la Nación Arts. 1614–1631 (Ley 26.994).

El régimen legal de la cesión de marcas en Argentina está establecido en el Art. 14 de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, que consagra el principio de libre transferibilidad de los derechos marcarios. La cesión puede ser total —sobre todas las clases del Nomenclátor de Niza en las que la marca está registrada— o parcial —solo sobre determinadas clases, con el cedente conservando la titularidad en las clases no cedidas. El Art. 1614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC, Ley 26.994) regulan el régimen general de cesión de derechos aplicable supletoriamente a la cesión de marcas.

La eficacia de la cesión frente a terceros está supeditada a su inscripción ante el INPI. Conforme al Art. 14 de la Ley 22.362, hasta que la cesión no sea inscripta en el expediente del registro marcario correspondiente, el cesionario no puede hacer valer su titularidad frente a terceros — el cedente sigue figurando como titular registral ante el INPI y frente al público. Esto significa que si el cedente vendiera la marca a un segundo comprador de buena fe antes de que el primer cesionario inscribiera su adquisición, el segundo comprador que inscriba primero podría prevalecer en la titularidad.

La cesión de marca se diferencia de la cesión de know-how en que la marca es un derecho registrado y público — cualquier persona puede consultar el registro INPI en línea (www.inpi.gob.ar) y conocer quién es el titular de una marca determinada. El know-how, en cambio, se protege por el secreto y no tiene registro público. También se diferencia de la cesión de patente en que la marca no tiene plazo de caducidad definido (se renueva indefinidamente cada 10 años conforme al Art. 21 de la Ley 22.362), mientras que la patente tiene un plazo máximo de 20 años improrrogables bajo la Ley 24.481.

Desde el punto de vista tributario, la ganancia obtenida por el cedente en la venta de una marca registrada está alcanzada por el Impuesto a las Ganancias en Argentina bajo el régimen de la tercera categoría (si el cedente es una empresa) o como ganancia de la cuarta categoría asimilada (si es persona física en el contexto de su actividad empresaria habitual). La AFIP puede impugnar el precio de cesión si considera que no refleja el valor de mercado de la marca, especialmente en operaciones entre partes vinculadas sujetas a precios de transferencia bajo el Art. 18 de la Ley 20.628.

Una Cesión de Marca Registrada en Argentina es necesaria en todos los casos en que el titular de una marca desea transferir definitivamente la propiedad de ese signo distintivo a otra persona, abandonando todo derecho sobre la marca a partir de la fecha de la cesión.

Las operaciones de compraventa de empresas (M&A) en Argentina habitualmente incluyen la cesión de las marcas como parte del activo intangible del negocio adquirido. Cuando una empresa compra otra empresa argentina, la cartera de marcas registradas ante el INPI debe cederse formalmente a través de contratos de cesión individuales por cada marca, con inscripción ante el INPI para que el comprador quede registrado como nuevo titular y pueda ejercer los derechos marcarios frente a terceros.

Las startups argentinas que reciben inversión de capital de riesgo o son adquiridas por empresas más grandes transfieren sus marcas al inversor o adquirente como parte del paquete de propiedad intelectual de la empresa. En estos casos, la cesión de marcas —junto con la cesión de software bajo la Ley 11.723 y los contratos de know-how— forma parte de los documentos de cierre (closing documents) de la transacción.

Las marcas registradas en Argentina que forman parte de una sucesión hereditaria deben cederse a los herederos a través del proceso sucesorio conforme al CCyC Arts. 2277 y siguientes, con la posterior inscripción de la declaratoria de herederos o el testamento ante el INPI para regularizar la titularidad registral.

Las empresas en dificultades financieras frecuentemente ceden sus marcas a acreedores, inversores o nuevos propietarios como parte de un acuerdo de reestructuración. La cesión puede realizarse antes de un concurso preventivo (Ley 24.522) o como parte del acuerdo preventivo extrajudicial, con la precaución de que las cesiones realizadas dentro del período de sospecha pueden ser impugnadas por el síndico concursal.

Finalmente, los emprendedores y diseñadores que desarrollan marcas propias para luego venderlas —marcas de moda, gastronomía, servicios— utilizan el contrato de cesión de marca cuando deciden monetizar su portfolio de propiedad intelectual transfiriendo la titularidad de las marcas a compradores interesados.

Una Cesión de Marca Registrada válida y ejecutable bajo la Ley 22.362 Art. 14 y el CCyC debe contener los siguientes elementos para ser inscribible ante el INPI y oponible a terceros.

Identificación exacta de la marca cedida: Denominación de la marca tal como figura en el certificado de registro INPI, número de certificado de registro, clases del Nomenclátor de Niza en las que está registrada y fecha de vencimiento del registro vigente. Si la cesión es parcial (solo ciertas clases), especificar cuáles se ceden y cuáles retiene el cedente.

Declaración de titularidad del cedente: El cedente declara ser el único y legítimo titular de la marca cedida, que no existen terceros con derechos preferentes sobre la marca (licencias exclusivas inscriptas, prendas, embargos o medidas cautelares registradas), que el registro está vigente y no existe solicitud de nulidad pendiente ante el INPI o los tribunales.

Garantía de evicción: Cláusula por la cual el cedente garantiza al cesionario el uso pacífico de la marca cedida y se obliga a defenderlo contra cualquier reclamo de terceros que pretenda tener mejor derecho sobre la marca. La garantía de evicción del CCyC Art. 1033 es la principal protección del cesionario contra reclamos de terceros que no fueran conocidos al momento de la cesión.

Precio y forma de pago: Precio total de la cesión en ARS o USD, modalidad de pago (contado o cuotas), cuenta bancaria del cedente, posibles ajustes de precio y cláusula de pago diferido atado a hitos (por ejemplo, parte del precio pagado a la firma y el saldo a la inscripción ante el INPI).

Obligación de inscripción ante el INPI: Cláusula que establezca quién tramita la inscripción de la cesión ante el INPI, en qué plazo y quién asume los costos. La cesión produce efectos frente a terceros solo desde su inscripción en el expediente INPI del registro marcario correspondiente.

Formas-legal.com pone a disposición este modelo de Cesión de Marca Registrada para Argentina como documento base estructurado. Las cesiones de marcas de alto valor, carteras de marcas múltiples o marcas vinculadas a activos empresariales más amplios requieren asesoramiento de un abogado especialista en propiedad industrial matriculado ante el CPACF. Recomendamos complementar con el Contrato de Licencia de Marca y el Contrato de Know-How disponibles en forms-legal.com.

Obligaciones del cedente post-cesión: Cláusula que establezca si el cedente puede seguir usando la denominación de la marca en su nombre comercial o en otros contextos, y por cuánto tiempo. Sin esta cláusula, el cedente podría usar la misma denominación como nombre comercial (no marcario) generando confusión en el mercado.

No competencia post-cesión: Cláusula por la cual el cedente se compromete a no registrar ni usar marcas confundibles con la cedida en el mismo territorio y clases durante un período razonable post-cesión (habitualmente 2 a 5 años), protegiendo así el valor del activo adquirido por el cesionario.

Para completar correctamente el Contrato de Cesión de Marca Registrada en Argentina, reuní el certificado de registro INPI vigente, los datos societarios completos de ambas partes y el comprobante del precio acordado antes de iniciar.

Paso 1 — Datos del cedente: Ingresá la razón social o nombre completo del titular actual de la marca, tal como figura en el certificado de registro INPI. Verificá en la base de datos del INPI (www.inpi.gob.ar) que el nombre del cedente coincida exactamente con el titular registral. Ingresá CUIT, domicilio legal y representante legal con poderes suficientes.

Paso 2 — Datos del cesionario: Datos completos del comprador de la marca: razón social, CUIT, domicilio legal y representante legal. Si el cesionario es una persona física, ingresá nombre completo, DNI y domicilio real.

Paso 3 — Identificación de la marca: Ingresá la denominación exacta de la marca (no una versión abreviada ni un logotipo — la denominación tal como está registrada), el número de certificado de registro, las clases del Nomenclátor de Niza y la fecha de vencimiento. Si se ceden varias marcas, enumerar cada una con sus datos de registro en el anexo del contrato.

Paso 4 — Alcance de la cesión: Indicá si la cesión es total (todas las clases registradas) o parcial (solo determinadas clases). Si es parcial, especificá exactamente qué clases se ceden y qué clases retiene el cedente.

Paso 5 — Precio: Ingresá el precio de la cesión en ARS o USD, la modalidad de pago (transferencia bancaria a CBU, efectivo con recibo o cuotas con calendario detallado) y el plazo de pago si es diferido.

Paso 6 — Declaración de libertad de cargas: El cedente debe declarar que la marca no tiene licencias exclusivas inscriptas, embargos, prendas ni medidas cautelares vigentes. Verificá esta información en el expediente INPI antes de firmar.

Paso 7 — Inscripción INPI: Acordá quién tramita la inscripción de la cesión ante el INPI, en qué plazo (recomendado: dentro de los 30 días de la firma) y quién asume el costo de la tasa de inscripción.

Paso 8 — Firma y certificación: Para la inscripción ante el INPI, el contrato de cesión debe presentarse con firmas certificadas por escribano público. Coordiná el turno notarial antes de la firma para evitar demoras en la inscripción.

La Cesión de Marca Registrada en Argentina está sujeta a requisitos formales y registrales específicos para que produzca efectos frente a terceros.

Inscripción ante el INPI (Ley 22.362 Art. 14): La cesión de marca produce efectos frente a terceros solo desde su inscripción ante el INPI. Hasta ese momento, el cedente figura como titular registral y el cesionario no puede ejercer los derechos de marca frente a infractores. El procedimiento de inscripción ante el INPI requiere presentar: (1) el formulario de solicitud de transferencia; (2) el instrumento de cesión original con firmas certificadas por escribano público o la copia certificada; (3) el comprobante de pago de la tasa INPI vigente; y (4) si el cedente o cesionario es una sociedad, la documentación que acredite la personería jurídica y las facultades del firmante (acta de designación de autoridades, estatuto, etc.).

Vigencia del registro cedido: Solo puede cederse un registro marcario vigente. El INPI rechazará la inscripción de la cesión de un registro vencido. Si la marca está próxima a vencer, el cedente debe gestionar la renovación ante el INPI (abonando la tasa de renovación del Art. 21 de la Ley 22.362) antes de o simultáneamente con la cesión, o el contrato debe incluir la obligación del cedente de renovar a su costo antes de la inscripción de la cesión.

Firmas certificadas: Para la inscripción ante el INPI, el instrumento de cesión debe presentarse con firmas certificadas por escribano público (en Argentina) o con apostilla de La Haya (si el cedente o cesionario es extranjero y firma fuera del país). Las firmas sin certificación notarial no son aceptadas por el INPI para la inscripción de cesiones.

Impuesto de sellos: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varias provincias argentinas, los contratos de cesión de marcas están alcanzados por el Impuesto de Sellos sobre el valor de la cesión. La alícuota varía por jurisdicción (generalmente entre el 0.5% y el 1% del precio). En CABA, el Código Fiscal (Ley 541) establece la obligación de presentar el contrato ante la AGIP para el pago del impuesto antes o simultáneamente con la firma.

Precio de transferencia (AFIP): Si la cesión se realiza entre empresas vinculadas —por ejemplo, una subsidiaria cede la marca a su casa matriz— la AFIP puede cuestionar el precio si no refleja el valor de mercado, aplicando las reglas de precios de transferencia del Art. 18 de la Ley 20.628. La valuación de marcas a efectos fiscales puede requerir un informe de valuación de un perito independiente.

Los errores más frecuentes en las cesiones de marcas registradas en Argentina generan demoras en la inscripción INPI, disputas de titularidad y pérdidas económicas significativas para el cesionario.

No verificar la vigencia del registro antes de firmar: El error más básico y frecuente es celebrar un contrato de cesión sin verificar previamente en la base de datos del INPI que el registro de la marca está vigente y que el cedente figura como titular registral. Si el registro está vencido o el cedente ya no es el titular registral (por cesión previa no comunicada al comprador), la cesión carece de objeto válido.

Demorar la inscripción ante el INPI: Muchos cesionarios firman el contrato de cesión y demoran la inscripción ante el INPI por meses o años. Durante ese período, el cedente sigue figurando como titular registral y podría vender la misma marca a un tercero de buena fe. Si ese tercero inscribe su adquisición antes que el primer cesionario, puede prevalecer en la titularidad conforme al Art. 14 de la Ley 22.362.

Omitir la declaración de libertad de cargas: Si el cedente tiene licencias exclusivas inscriptas sobre la marca o medidas cautelares registradas que limiten su disposición, la cesión puede ser inoponible al licenciatario exclusivo o puede estar alcanzada por la cautelar. El cesionario debe verificar el estado del expediente INPI antes de firmar y exigir declaración jurada del cedente sobre la ausencia de cargas.

No incluir garantía de evicción: Sin cláusula de garantía de evicción, si un tercero reclama mejor derecho sobre la marca cedida —por ejemplo, un titular anterior que alegue que la marca le fue robada o que el cedente no tenía facultad para disponer de ella—, el cesionario no tiene acción contractual clara contra el cedente y debe litigar la titularidad sin la protección de la garantía.

Firmar sin firmas certificadas: Presentar al INPI un instrumento de cesión con firmas simples (no certificadas notarialmente) genera el rechazo de la solicitud de inscripción, generando demoras y costos adicionales de nueva certificación. Siempre se deben certificar las firmas ante escribano público antes de presentar al INPI.