Contrato de Know-How Argentina

El Contrato de Know-How en Argentina es un contrato escrito y vinculante que fija los derechos, obligaciones y garantías recíprocas de las partes, conforme a Código Civil y Comercial de la Nación Art. 1227; Ley 22.362 de Marcas y Designaciones; Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

A diferencia de una patente de invención —que otorga al titular un monopolio exclusivo y temporal bajo la Ley 24.481 a cambio de divulgar públicamente la invención—, el know-how se protege exclusivamente por el secreto. No existe un registro público del know-how: su valor reside en que el receptor se obligue contractualmente a mantener la confidencialidad del conocimiento recibido y a no explotarlo fuera del marco del contrato. La Ley 24.766 de Confidencialidad Empresarial, que implementa el Art. 39 del Acuerdo TRIPS/ADPIC incorporado al derecho argentino por Ley 24.425, es el principal instrumento de protección de la información técnica y comercial no divulgada.

El contrato de know-how puede referirse a conocimientos técnicos de procesos industriales (fórmulas químicas, parámetros de fabricación, procedimientos de control de calidad), conocimientos de gestión empresaria (sistemas de organización, metodologías de dirección, formación de recursos humanos), o conocimientos comerciales (estrategias de marketing, cartera de proveedores, bases de datos de clientes). En todos los casos, el receptor adquiere el derecho a usar el conocimiento en el marco autorizado por el contrato, pagando al transmitente una regalía calculada habitualmente como porcentaje sobre las ventas netas de los productos fabricados o servicios prestados con el know-how.

En Argentina, los contratos de know-how con pagos de regalías al exterior deben inscribirse ante el INPI bajo la Ley 22.426, que exige que las condiciones económicas sean acordes con los valores de mercado y que la tecnología sea efectivamente novedosa y útil. La AFIP controla la deducibilidad de las regalías en el Impuesto a las Ganancias conforme a las limitaciones del Art. 93 de la Ley 20.628 y la Resolución General AFIP 4227/2018. Los contratos entre empresas vinculadas —casas matrices y subsidiarias, o empresas controladas— están sujetos a las reglas de precios de transferencia del Art. 18 de la Ley 20.628 para evitar la erosión de la base imponible argentina.

La duración típica de un contrato de know-how en Argentina oscila entre tres y diez años, renovable por períodos adicionales. Al vencimiento, el receptor puede haber internalizado suficientemente el conocimiento como para continuar explotando los procesos por su propia cuenta —siempre que la información ya no sea secreta—, o puede ser obligado por el contrato a destruir la documentación técnica y cesar el uso del know-how no público. La negociación del alcance geográfico, las restricciones de sublicencia y las obligaciones de mejora recíproca son los puntos de mayor complejidad en los contratos de know-how en el mercado argentino.

Un Contrato de Know-How en Argentina es necesario cuando una empresa o persona posee conocimiento técnico valioso que desea explotar comercialmente sin perder el control sobre la confidencialidad de dicho conocimiento. A diferencia de la venta o cesión definitiva de una tecnología, el contrato de know-how permite al transmitente recuperar regalías durante toda la vigencia del acuerdo y recuperar el control del conocimiento al término del contrato —aunque en la práctica esto depende del grado de internalización que haya alcanzado el receptor.

Las empresas manufactureras argentinas que desarrollan procesos productivos propietarios —en sectores como alimentación, petroquímica, farmacéutica, metalurgia o software— utilizan contratos de know-how para expandir su producción a través de licenciatarios en otras provincias o países del Mercosur sin necesidad de instalar plantas propias. El contrato les permite establecer estándares técnicos de producción, supervisar la calidad y cobrar regalías sobre cada unidad producida.

Las franquicias industriales de mayor complejidad —que van más allá de la mera licencia de marca— incluyen contratos de know-how como componente central: la empresa franquiciante transmite al franquiciado no solo el derecho a usar su marca (regulado por la Ley 22.362) sino también los métodos de producción, las recetas o fórmulas, los sistemas de gestión y los procedimientos de control de calidad que hacen reconocible el producto o servicio.

Las inversiones extranjeras en Argentina frecuentemente requieren contratos de know-how: una empresa extranjera que instala una subsidiaria o celebra un joint venture con un socio local habitualmente transfiere tecnología propietaria a través de este instrumento, con la correspondiente obligación de inscripción ante el INPI bajo la Ley 22.426 cuando las regalías se pagan al exterior. El INPI verifica que el precio de la tecnología sea razonable y que la empresa argentina no pague regalías excesivas a su casa matriz extranjera.

Las empresas de servicios tecnológicos y software —cuya producción está protegida por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y beneficiada por el régimen de promoción de la Ley 25.922 de Software— utilizan contratos de know-how para transferir metodologías de desarrollo, arquitecturas de sistemas y procedimientos de testing que no pueden patentarse pero que constituyen su ventaja competitiva esencial.

Finalmente, las empresas en proceso de venta o fusión (M&A) requieren contratos de know-how como parte de los acuerdos de transición: el vendedor se compromete a transferir el conocimiento técnico acumulado durante un período de soporte post-cierre, garantizando la continuidad operativa del negocio adquirido.

Un Contrato de Know-How válido y ejecutable bajo el derecho argentino debe contener los siguientes elementos esenciales para cumplir con el CCyC Art. 1227, la Ley 22.426 y la Ley 24.766.

Identificación precisa del know-how: Descripción detallada del conocimiento técnico objeto del contrato —sin revelar el know-how en el propio contrato— mediante referencias a manuales técnicos, documentación de procesos, fórmulas y datos de ingeniería entregados al receptor en un anexo confidencial. La descripción debe ser suficiente para delimitar el alcance de la licencia y los límites de la confidencialidad, sin publicar el secreto en el instrumento público.

Declaración de secreto y novedad: Cláusula que declare expresamente que el know-how no es de dominio público al momento de la celebración del contrato, que el transmitente es el legítimo titular del conocimiento y que se ha adoptado razonablemente medidas para mantener su reserva. Esta declaración sirve como prueba de los requisitos de la Ley 24.766 para la protección de la información no divulgada.

Alcance de la licencia: Definición precisa de qué puede hacer el receptor con el know-how: producir en planta propia, sublicenciar a terceros (autorizado o prohibido), exportar los productos resultantes, adaptar el conocimiento a condiciones locales. La ausencia de esta cláusula lleva a los tribunales a interpretar el alcance de la licencia restrictivamente en favor del transmitente.

Territorio y exclusividad: Determinación de si la licencia es exclusiva —el transmitente no puede otorgar el mismo know-how a otros en el territorio— o no exclusiva. En contratos con empresas del Mercosur, el territorio puede abarcar Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia con diferentes condiciones de exclusividad por país.

Regalías y forma de pago: Porcentaje sobre ventas netas, mínimo garantizado anual, período de gracia en los primeros ejercicios, moneda de pago (ARS o USD con la cláusula de ajuste correspondiente), CBU o cuenta bancaria del transmitente. Los pagos de regalías al exterior requieren conformidad del BCRA bajo las comunicaciones vigentes sobre transferencias al exterior por conceptos de tecnología.

Obligaciones de confidencialidad: Plazo de confidencialidad durante la vigencia y post-contractual (habitualmente 5 años después del vencimiento), personas autorizadas a acceder al know-how, medidas de seguridad mínimas y consecuencias del incumplimiento. La Ley 24.766 permite solicitar medidas cautelares de cesación inmediata ante el juez civil o comercial competente cuando se produzca divulgación no autorizada.

Formas-legal.com pone a disposición este modelo de Contrato de Know-How para Argentina como punto de partida estructurado. Los contratos de know-how de mayor complejidad —con regalías al exterior, múltiples licenciatarios o condiciones de exclusividad— requieren asesoramiento de un abogado especialista en propiedad intelectual matriculado ante el CPACF. Recomendamos complementar este contrato con el Acuerdo de No Divulgación y el Contrato de Licencia de Patente disponibles en forms-legal.com.

Mejoras e invenciones derivadas: Cláusula que regule a quién pertenecen las mejoras al know-how desarrolladas por el receptor durante la vigencia del contrato, y si el transmitente tiene derecho a incorporar esas mejoras a su portfolio tecnológico sin contraprestación adicional (grant-back). Esta cláusula es especialmente sensible desde la perspectiva de la política de competencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) bajo la Ley 27.442.

Vigencia y terminación: Plazo inicial, condiciones de renovación automática, causales de resolución anticipada (incumplimiento de confidencialidad, quiebra del receptor, cambio de control societario) y efectos de la terminación sobre los productos fabricados con el know-how que permanezcan en stock o en proceso de fabricación al momento de la extinción.

Para completar correctamente el Contrato de Know-How en Argentina, reuní la documentación técnica, societaria y tributaria de ambas partes antes de iniciar el proceso.

Paso 1 — Datos del transmitente: Ingresá la razón social completa tal como figura en la IGJ o DPPJ provincial, CUIT en formato XX-XXXXXXXX-X, domicilio legal registrado, nombre y DNI del representante legal con el instrumento habilitante (poder notarial o acta de directorio con facultades para celebrar contratos de tecnología).

Paso 2 — Datos del receptor: Mismos datos societarios y tributarios del receptor. Si el receptor es persona física, indicá nombre completo, DNI, CUIL y domicilio real. Si es una sociedad extranjera, indicá la denominación social, el país de constitución y el número de inscripción en el registro societario de origen.

Paso 3 — Descripción del know-how: En el campo de descripción del objeto, indicá el tipo de conocimiento (proceso de fabricación, fórmula química, metodología de gestión, software propietario) sin revelar el contenido específico. Hacé referencia a los documentos técnicos que se entregan como anexo confidencial al contrato (Manual Técnico N.º 1, Fichas de Proceso N.º 1 a N.º 15, etc.).

Paso 4 — Territorio y exclusividad: Seleccioná si la licencia cubre solo el territorio argentino, el Mercosur o América Latina. Indicá si la licencia es exclusiva (el transmitente no licenciará el mismo know-how a terceros en el territorio) o no exclusiva.

Paso 5 — Regalías: Ingresá el porcentaje de regalía sobre ventas netas (generalmente entre 2% y 8% para know-how industrial en Argentina), el mínimo garantizado anual expresado en ARS o USD, la periodicidad de liquidación (trimestral o semestral) y el CBU o número de cuenta bancaria para el pago.

Paso 6 — Plazo de confidencialidad: Indicá el plazo de confidencialidad durante la vigencia del contrato y el período post-contractual (recomendado: 5 años después del vencimiento para información que permanezca secreta).

Paso 7 — Duración: Seleccioná el plazo del contrato (3, 5 o 10 años) y las condiciones de renovación. Para contratos con regalías pagadas al exterior, recordá que el INPI bajo la Ley 22.426 tiene plazos máximos de registro.

Paso 8 — Inscripción INPI: Si el know-how implica pagos de regalías al exterior, el contrato debe inscribirse ante el INPI dentro de los 60 días de la celebración. Completá el campo de número de expediente INPI una vez obtenida la conformidad del organismo.

El Contrato de Know-How en Argentina está sujeto a requisitos legales específicos según el origen de las partes y la modalidad de pago de las regalías.

Inscripción ante el INPI (Ley 22.426): Cuando el know-how es transferido por una empresa extranjera a una empresa argentina con pago de regalías al exterior, el contrato debe inscribirse ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los 60 días corridos de la celebración. El INPI evalúa que el precio de la tecnología sea razonable, que el know-how sea efectivamente novedoso y útil, y que las condiciones no sean restrictivas para la competencia. Los contratos no inscriptos no permiten la deducción de las regalías en el Impuesto a las Ganancias del receptor argentino.

Impuesto a las Ganancias — Regalías deducibles (Ley 20.628 Art. 93): Las regalías pagadas al exterior por know-how son deducibles como gasto en el Impuesto a las Ganancias del receptor argentino con el límite del 80% del monto abonado cuando el beneficiario es empresa vinculada (Art. 93 inc. b Ley 20.628). La retención en la fuente aplicable a las regalías pagadas a beneficiarios del exterior es del 31.5% sobre el 80% del importe bruto, resultando en una tasa efectiva del 21% sobre el monto total (RG AFIP 739/1999).

Precios de transferencia (Ley 20.628 Art. 18): Los contratos de know-how entre empresas vinculadas —matriz extranjera y subsidiaria argentina— están sujetos a las reglas de precios de transferencia de la AFIP. El precio de la regalía debe reflejar el valor de mercado que partes independientes acordarían en condiciones similares. La AFIP puede impugnar regalías excesivas y ajustar la base imponible argentina.

Confidencialidad y protección del secreto empresarial (Ley 24.766): Para que el know-how quede protegido como información confidencial bajo la Ley 24.766, el titular debe demostrar que adoptó medidas razonables para mantener el secreto (controles de acceso, NDAs con empleados, sistemas de seguridad informática). Sin estas medidas, la información no es protegible aunque el contrato la declare confidencial.

Transferencias al exterior — BCRA: Los pagos de regalías al exterior por contratos de know-how requieren conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo las comunicaciones vigentes sobre operaciones de cambio. El receptor argentino debe acreditar ante el banco comercial que el contrato está inscripto ante el INPI y que las regalías han sido abonadas con las retenciones impositivas correspondientes.

Los errores más frecuentes en los contratos de know-how en Argentina generan disputas sobre el alcance de la licencia, la validez de la confidencialidad y la deducibilidad tributaria de las regalías.

Descripción vaga o inexistente del know-how: El error más grave es celebrar el contrato sin describir con precisión cuál es el conocimiento técnico transferido. Sin una descripción adecuada en el contrato o en sus anexos, el receptor puede alegar que el know-how nunca fue efectivamente transmitido y reclamar la devolución de las regalías pagadas; simultáneamente, el transmitente no puede probar que el receptor incumple la confidencialidad porque no hay forma de identificar qué información es objeto del contrato.

Omitir la inscripción ante el INPI cuando corresponde: Las empresas que pagan regalías al exterior por know-how sin inscribir el contrato ante el INPI pierden la posibilidad de deducir esas regalías en el Impuesto a las Ganancias —lo que puede representar un costo fiscal de hasta el 35% del monto de las regalías pagadas. Además, el BCRA puede rechazar las transferencias al exterior que no estén respaldadas por contratos inscriptos.

No fijar un mínimo garantizado de regalías: En contratos con royalty variable sobre ventas, la ausencia de un mínimo garantizado permite al receptor no explotar el know-how (o explotarlo de manera marginal) sin consecuencias económicas para él. El transmitente queda atrapado en un contrato de largo plazo que no genera ingresos.

Confundir know-how con patente: El know-how no divulgado tiene protección indefinida mientras permanezca secreto; la patente tiene un plazo máximo de 20 años bajo la Ley 24.481 pero exige divulgación pública. Muchas empresas cometen el error de patentar conocimientos que serían mejor protegidos como know-how secreto, perdiendo la protección una vez que la patente vence y el conocimiento pasa al dominio público.

No regular las mejoras desarrolladas por el receptor: Si el contrato no establece a quién pertenecen las mejoras al know-how desarrolladas por el licenciatario durante la vigencia del contrato, el receptor puede argumentar que es titular exclusivo de esas mejoras —incluyendo mejoras que derivan directamente del know-how original del transmitente. La ausencia de cláusula de grant-back puede resultar en que el transmitente pierda el control sobre la evolución de su propia tecnología.