Contrato de Uso Temporário de Marca

O Contrato de Uso Temporário de Marca no Brasil é o instrumento jurídico que formaliza a concessão de licença para que terceiro utilize marca registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), nos termos do Artigo 139 da Lei 9.279/1996 — a Lei de Propriedade Industrial (LPI). O titular da marca (licenciante) mantém a titularidade do registro, mas autoriza o licenciado a usar a marca em produtos, serviços ou comunicações comerciais durante o prazo e nas condições definidas no contrato.

A Lei 9.279/1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), é o diploma central que rege marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas no Brasil. O INPI, criado pela Lei 5.648/1970 e vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), é a autarquia responsável pelo exame e concessão de registros de marcas, sendo o único órgão competente para registrar contratos de licença de uso de marca para que tenham efeito perante terceiros.

A licença de uso de marca distingue-se da cessão de marca: na licença, o titular mantém o registro em seu nome e autoriza temporariamente o uso por terceiro; na cessão (Art. 134 da LPI), o titular transfere definitivamente o registro ao cessionário. O Contrato de Uso Temporário de Marca é, portanto, uma cessão limitada no tempo e nas condições de uso.

O forms-legal.com disponibiliza modelo atualizado deste contrato, que contempla as cláusulas essenciais exigidas pelo INPI para averbação do contrato: identificação das partes, identificação precisa da marca com número de registro, prazo, território, exclusividade ou não exclusividade, royalties ou caráter gratuito, padrões de qualidade e condições de rescisão. O registro da licença no INPI é fundamental para que o licenciado possa usar a marca com segurança jurídica e para que o contrato seja oponível a terceiros adquirentes do registro.

Empresas que desejam expandir sua marca por meio de licenciamento — distribuidores, representantes regionais, parceiros comerciais, eventos temporários —, franqueadores que concedem o uso da marca aos franqueados, e titulares de marcas conhecidas que exploram o licenciamento como fonte de receita são os principais usuários deste contrato no Brasil.

O mercado de licenciamento de marcas no Brasil é regulado simultaneamente pela LPI (Lei 9.279/1996), pela Lei de Franquias (Lei 13.966/2019) e pela legislação tributária federal. A Receita Federal do Brasil, por meio do Ato Declaratório Normativo COSIT nº 18/2013, estabelece que royalties de marcas pagos por pessoas jurídicas a residentes no Brasil são dedutíveis do IRPJ e da CSLL como despesa operacional, limitados a percentuais sobre a receita bruta conforme a natureza da atividade (5% para marcas industriais, conforme a Portaria MF 436/1958, ainda parcialmente aplicável).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) registrou, em 2024, mais de 230.000 pedidos de registro de marcas, consolidando o Brasil como o país com maior volume de pedidos de marcas da América Latina, segundo relatório do MDIC. Os setores de alimentação, vestuário, tecnologia e serviços financeiros concentram os maiores volumes de licenciamento de marcas no país. O INPI disponibiliza o sistema e-INPI para protocolação eletrônica de pedidos de averbação de contrato de licença de marca, com prazo médio de análise de 6 a 12 meses conforme a complexidade do contrato. A plataforma forms-legal.com oferece modelo atualizado compatível com os requisitos do INPI para a averbação em 2025.

O Contrato de Uso Temporário de Marca no Brasil é necessário nas seguintes situações:

Licenciamento comercial de marca conhecida: empresas detentoras de marcas com reconhecimento no mercado — vestuário, alimentos, tecnologia, entretenimento — licenciam o uso da marca a fabricantes ou distribuidores em troca de royalties, expandindo a presença da marca sem investimento direto em produção.

Franquias e redes de negócio: todo contrato de franquia (Lei 13.966/2019 — Lei de Franquias) inclui necessariamente uma licença de uso de marca. O Contrato de Uso Temporário de Marca é o instrumento complementar que detalha as condições específicas de uso da marca pelo franqueado, além do contrato de franquia propriamente dito.

Parcerias e co-branding temporários: empresas que estabelecem parcerias comerciais temporárias — como licença de marca de time de futebol para produto esportivo de edição limitada, ou marca de personagem infantil para produtos alimentícios de coleção — precisam de contrato de licença de uso de marca com prazo determinado.

Distribuição regional com uso de marca: distribuidores que vendem produtos sob a marca do fabricante em determinado território precisam de licença formal para usar a marca em materiais de divulgação, embalagens e comunicação comercial, sem receber a titularidade do registro.

Licença de marca em eventos e exposições: organização de eventos (feiras, exposições, festivais) que utilizam marca de patrocinador ou parceiro em materiais do evento, cenografia e comunicação por período determinado precisam de contrato de licença temporária.

Proteção do titular em caso de uso não autorizado: o registro do contrato de licença no INPI é o que distingue o uso autorizado de uso não autorizado. Sem contrato formal, o titular pode ter dificuldade em provar que autorizou o uso da marca, e o licenciado não tem proteção jurídica contra alegação de contrafação.

Reorganizações societárias intergrupo: quando empresas do mesmo grupo econômico reorganizam suas estruturas corporativas e centralizam os registros de marcas em holding de propriedade intelectual (IP holding) constituída em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em jurisdição offshore, é necessário celebrar Contrato de Uso Temporário de Marca entre a IP holding (licenciante) e cada empresa operacional do grupo (licenciada). A averbação desses contratos no INPI é exigida pela Receita Federal para dedutibilidade dos royalties pagos entre empresas do mesmo grupo.

O Contrato de Uso Temporário de Marca no Brasil deve conter os seguintes elementos essenciais, seguindo as exigências do INPI para averbação:

**Identificação completa das partes:** Nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço, representante legal (quando pessoa jurídica). Indicar claramente quem é o licenciante (titular do registro) e quem é o licenciado (quem receberá a autorização de uso).

**Identificação precisa da marca:** Número de registro no INPI, classe de produtos ou serviços conforme a Classificação de Nice adotada pelo INPI, denominação ou representação gráfica da marca, e declaração de que o registro está vigente e sem impedimentos para licenciamento.

**Prazo de vigência:** Data de início e término da licença. O Artigo 139 da LPI permite que contratos de licença sejam por prazo determinado ou indeterminado. Para fins de averbação no INPI, o prazo deve ser compatível com a vigência do registro de marca (10 anos, renovável).

**Território:** Delimitação geográfica do uso autorizado — nacional, regional (por estados ou regiões), municipal ou internacional. O território deve ser especificado para evitar conflitos com outros licenciados em regiões diferentes.

**Exclusividade ou não exclusividade:** Definir se a licença é exclusiva (o licenciante não pode conceder outras licenças para o mesmo território e produtos/serviços durante o prazo) ou não exclusiva (o licenciante pode licenciar a mesma marca a outros).

**Royalties e remuneração:** Valor dos royalties — percentual sobre o faturamento bruto do licenciado, valor fixo mensal, ou gratuidade justificada (para licenças entre empresas do mesmo grupo econômico). Para averbação no INPI, contratos com pagamentos ao exterior precisam de averbação também no Banco Central do Brasil (BACEN).

**Padrões de qualidade e controle:** Cláusula que defina os padrões mínimos de qualidade que o licenciado deve manter no uso da marca. O Artigo 139, parágrafo único, da LPI exige que o licenciante garanta a qualidade dos produtos ou serviços identificados com sua marca. O licenciante pode realizar auditorias e visitas de controle de qualidade.

**Sublicenciamento:** Definir se o licenciado pode ou não sublicenciar o uso da marca a terceiros. Na omissão do contrato, o sublicenciamento não é permitido.

**Averbação no INPI:** Cláusula que obrigue a averbação do contrato no INPI como condição para que a licença seja oponível a terceiros. O modelo do forms-legal.com inclui esta cláusula, pois sem a averbação o licenciado não tem proteção jurídica perante terceiros que adquiram o registro.

Cláusula de Proteção da Imagem da Marca e Auditoria de Qualidade: O Artigo 139, parágrafo único, da LPI responsabiliza o licenciante pela qualidade dos produtos e serviços identificados com a marca licenciada, mesmo quando produzidos ou prestados pelo licenciado. Para cumprir essa obrigação legal e proteger o valor da marca, o contrato deve estabelecer padrões mínimos de qualidade (especificações técnicas do produto, manual de identidade visual, requisitos de embalagem e rotulagem) e o direito do licenciante de realizar auditorias periódicas — com ou sem aviso prévio — nas instalações produtivas do licenciado. O INPI exige que o contrato contenha declaração sobre o controle de qualidade para fins de averbação.

Rescisão e Consequências para o Registro: O contrato deve prever as consequências da rescisão para o uso da marca pelo licenciado — prazo de transição para retirada dos produtos com a marca do mercado, cancelamento de materiais promocionais e redes sociais com a marca, devolução de manuais e materiais de identidade visual. A rescisão deve ser comunicada ao INPI mediante pedido de cancelamento da averbação do contrato, evitando que o registro de licença continue constando dos sistemas do INPI após o término da relação contratual. O forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Uso Temporário de Marca com cláusulas adequadas às exigências do INPI para averbação e rescisão.

Para preencher o Contrato de Uso Temporário de Marca no Brasil corretamente, siga as etapas:

**Etapa 1 — Verificação do registro:** Antes de celebrar o contrato, verifique no sistema de consulta de marcas do INPI (busca.inpi.gov.br) se o registro está vigente, se não há impedimento de uso (processo de nulidade, oposição pendente) e se o licenciante realmente é o titular registrado. Contratos de licença de marca não registrada ou com registro caducado não têm a proteção conferida pela LPI.

**Etapa 2 — Identificação das partes:** Preencha todos os dados do licenciante (titular do registro INPI) e do licenciado (empresa ou pessoa que receberá a autorização). Para empresas, inclua razão social, CNPJ, endereço da sede e nome do representante legal com poderes para contratar.

**Etapa 3 — Dados da marca:** Informe o número do processo de registro no INPI (ex.: Processo INPI nº 900.000.000), a denominação da marca, a classe de Nice (ex.: Classe 25 — vestuário, calçados e chapelaria) e o status do registro (vigente até determinada data).

**Etapa 4 — Prazo e território:** Defina com precisão o período de vigência da licença e o território autorizado. Para licenças nacionais, use "todo o território nacional brasileiro". Para regionais, liste os estados ou regiões.

**Etapa 5 — Royalties e controle de qualidade:** Defina o percentual ou valor dos royalties, a base de cálculo (faturamento bruto ou líquido), a periodicidade de pagamento e as obrigações de prestação de contas do licenciado. Inclua os padrões mínimos de qualidade e o direito de auditoria do licenciante.

**Etapa 6 — Averbação no INPI:** Após a assinatura, as partes devem protocolar o contrato no INPI para averbação, mediante pagamento da retribuição devida (GRU — Guia de Recolhimento da União). O INPI publica a averbação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e o contrato passa a ser oponível a terceiros.

**Etapa 7 — Vigência da marca e renovação:** Verifique a data de vencimento do registro de marca no INPI — o registro tem validade de 10 anos, renovável por períodos iguais mediante petição e pagamento de retribuição conforme o Art. 133 da LPI. Se o registro vencer durante o prazo do contrato de licença, o licenciante deve renová-lo tempestivamente (a partir de 6 meses antes do vencimento) para não interromper a licença por caducidade do registro. Inclua no contrato obrigação do licenciante de renovar o registro e comunicar o licenciado de qualquer ameaça ao registro (oposição, ação de nulidade, pedido de caducidade por não uso por terceiro concorrente).

O Contrato de Uso Temporário de Marca no Brasil está sujeito aos seguintes requisitos legais:

**Lei 9.279/1996 — LPI (Artigos 128 a 142):** A LPI rege todas as questões de marca no Brasil. O Artigo 129 estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI. O Artigo 139 trata especificamente da licença de uso de marca, estabelecendo que o titular pode licenciar o uso a terceiros mediante contrato.

**Averbação no INPI (Art. 140 da LPI):** O contrato de licença de uso de marca somente produz efeito em relação a terceiros depois de averbado no INPI. Sem a averbação, o contrato é válido entre as partes, mas não pode ser oposto a terceiros (por exemplo, em caso de conflito com outra empresa que também use a marca).

**Resolução INPI 175/2016:** Regulamenta os procedimentos para averbação de contratos de licença de uso de marca no INPI, definindo os documentos exigidos, as retribuições devidas (tabela de GRU) e os prazos de análise.

**Banco Central do Brasil (BACEN):** Contratos de licença de marca com pagamento de royalties ao exterior devem ser averbados tanto no INPI quanto no BACEN, conforme a Lei 4.131/1962 (Lei de Capitais Estrangeiros) e Circular BACEN 3.816/2016. Os royalties pagos ao exterior estão sujeitos à tributação na fonte (IRRF de 15% — tabela do Imposto de Renda).

**Lei de Franquias (Lei 13.966/2019):** Quando o Contrato de Uso Temporário de Marca faz parte de um sistema de franquia, incide também a Lei 13.966/2019, que exige a entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) ao candidato a franqueado com antecedência mínima de 10 dias antes da assinatura do contrato.

**Caducidade da marca (Art. 143 da LPI):** O registro de marca caduca se a marca não for usada no Brasil por 5 anos consecutivos. O Contrato de Uso Temporário de Marca contribui para comprovar o uso da marca pelo licenciado, evitando a caducidade do registro do licenciante.

Erros frequentes em Contratos de Uso Temporário de Marca no Brasil:

**Não averbar o contrato no INPI:** O erro mais crítico. Sem averbação no INPI, o contrato de licença de marca não produz efeitos perante terceiros (Art. 140 da LPI). Se o licenciante vender o registro ou for adquirido por outra empresa, o novo titular não é obrigado a respeitar a licença não averbada.

**Licenciar marca com registro vencido ou em processo de nulidade:** O contrato baseado em marca sem registro vigente não tem a proteção da LPI. Verificar a situação cadastral do registro no INPI antes de celebrar o contrato é etapa obrigatória.

**Omitir o território:** Contratos de licença sem delimitação territorial criam conflitos quando o licenciante concede outras licenças ou quando surgem disputas sobre a extensão geográfica do uso autorizado.

**Não definir padrões de qualidade:** O Artigo 139, parágrafo único, da LPI responsabiliza o licenciante pela qualidade dos produtos/serviços identificados com a marca licenciada. Contratos sem cláusula de controle de qualidade expõem o licenciante à responsabilidade civil por danos causados por produtos do licenciado sob sua marca.

**Royalties sem base de cálculo clara:** Percentuais de royalties aplicados sobre bases de cálculo ambíguas — "faturamento" sem definir se bruto, líquido, com ou sem impostos — geram disputas recorrentes sobre o valor devido. Definir precisamente o que compõe a base de cálculo é essencial.

**Sublicenciamento implícito:** Contratos que permitem ao licenciado "transferir os direitos" ou "ceder o contrato" sem ressalvar que isso inclui o sublicenciamento da marca podem criar terceiros usuários da marca sem conhecimento do licenciante, comprometendo o controle de qualidade e de imagem da marca.