Contrato de Licença de Marca em Portugal

O Contrato de Licença de Marca é o documento empresarial celebrado em Portugal ao abrigo de Código da Propriedade Industrial (DL 110/2018) artigos 256.º a 264.º.

A base obrigacional do contrato resulta do princípio da liberdade contratual consagrado no artigo 405.º do Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei nº 47 344 de 25 de Novembro de 1966, conjugado com o regime especial do CPI. O artigo 256.º nº 1 do CPI dispõe que a marca pode ser objecto de licença, total ou parcial, do conjunto ou de parte dos produtos ou serviços para que a marca está registada, para todo ou parte do território nacional, e que a licença pode ser exclusiva ou não exclusiva. Quando a licença for exclusiva, o titular renuncia, por toda a duração do contrato, à faculdade de conceder outras licenças e ao direito de uso pessoal da marca, salvo estipulação em contrário expressa no contrato (artigo 256.º nº 2 do CPI).

A forma é solene: o artigo 31.º nº 6 do CPI exige forma escrita sob pena de nulidade. Para produzir efeitos perante terceiros — designadamente perante adquirentes posteriores da marca, credores do licenciante e administração da insolvência — a licença deve ser averbada no registo da marca junto do INPI, nos termos do artigo 30.º conjugado com o artigo 264.º do CPI. O averbamento é requerido por qualquer das partes, mediante apresentação electrónica no Portal INPI (justica.gov.pt/inpi), pagamento da taxa fixada na Portaria nº 119/2019 de 23 de Abril (cerca de 84 euros pela primeira marca e 14 euros por cada marca adicional, valores actualizados periodicamente).

O licenciado adquire o direito de usar a marca nos termos exactos definidos no contrato, ficando obrigado, nos termos do artigo 258.º do CPI, a respeitar as características dos produtos ou serviços para que a marca está registada, sob pena de o titular poder exercer os direitos conferidos pelo registo. O artigo 259.º do CPI permite ao licenciado, salvo estipulação em contrário, recorrer aos meios de tutela do direito de marca contra terceiros violadores do registo na medida em que tal recurso seja necessário à defesa do interesse próprio do licenciado e haja consentimento do titular, podendo este intervir como parte principal na acção. Esta legitimidade processual derivada constitui um elemento de tutela essencial para licenciados exclusivos com investimento relevante na exploração comercial da marca.

O contrato distingue-se da cessão de marca regulada pelos artigos 31.º a 35.º do CPI: na cessão há transferência definitiva da titularidade do registo; na licença mantém-se a titularidade na esfera do licenciante, sendo concedido apenas o direito de uso. Distingue-se igualmente do contrato de franquia — figura atípica de matriz comercial em que a licença de marca é apenas um dos elementos, ao lado de transferência de know-how, assistência técnica e integração na rede do franquiador — embora muitas das cláusulas relativas a controlo de qualidade e uso da marca sejam comuns. Os efeitos práticos do Contrato de Licença de Marca em Portugal organizam-se em três planos: o industrial (regime do CPI, com competência do Tribunal da Propriedade Intelectual com sede em Lisboa, criado pela Lei nº 46/2011 de 24 de Junho), o contratual (responsabilidade civil sob os artigos 798.º e seguintes do Código Civil) e o concorrencial (sujeição ao Regulamento (UE) 2022/720 sobre acordos verticais e às regras nacionais da Lei nº 19/2012 de 8 de Maio quando o contrato contenha restrições com efeito apreciável no mercado nacional).

O Contrato de Licença de Marca em Portugal é necessário sempre que o titular de uma marca registada no INPI pretenda autorizar terceiro a explorar comercialmente essa marca em produtos ou serviços, mantendo a titularidade do registo na sua esfera jurídica. A formalização escrita exigida pelo artigo 31.º nº 6 do Código da Propriedade Industrial (DL 110/2018) e o averbamento no INPI nos termos do artigo 264.º do CPI são pressupostos da oponibilidade da licença a terceiros e do exercício pelo licenciado dos direitos previstos no artigo 259.º.

As operações de franquia comercial constituem o cenário típico. Marcas portuguesas de retalho, restauração, hotelaria, serviços de saúde, ginásios e ensino — entre outras — replicam o seu modelo de negócio através de redes de franquiados que operam unidades sob a marca do franquiador. O contrato-quadro de franquia integra obrigatoriamente um anexo de licença de marca cumprindo os requisitos do CPI, sob pena de o franquiado, mesmo investindo em estabelecimento e formação, não poder exigir tutela autónoma contra terceiros violadores. O Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa tem decidido pela inoponibilidade a terceiros de licenças não averbadas, mesmo quando documentadas em escrito particular, o que reforça a importância do averbamento.

No licenciamento de produtos de merchandising, titulares de marcas desportivas (clubes, federações, ligas profissionais), audiovisuais (estúdios, séries, filmes), musicais e de personagens (banda desenhada, figuras infantis) celebram licenças de marca para produção e distribuição de vestuário, brinquedos, artigos escolares, papelaria, alimentação e cosmética. Estes contratos exigem cláusulas detalhadas de controlo de qualidade e aprovação de protótipos, indispensáveis para prevenir o risco de degradação da reputação da marca, e cláusulas de royalties calculados sobre o volume líquido de vendas com mecanismo de adiantamento (minimum guarantee) e relatório periódico (royalty report) auditável pelo licenciante.

A exploração geográfica selectiva é outro cenário frequente. Empresas portuguesas com marca registada nacionalmente concedem licenças exclusivas a parceiros locais em mercados onde não dispõem de estrutura própria — Reino Unido pós-Brexit, países africanos lusófonos (PALOP), Brasil, Estados Unidos e Médio Oriente. Para marcas registadas como marcas da União Europeia (MUE) junto do EUIPO em Alicante, a licença pode incidir sobre territórios determinados de Estados-Membros nos termos do artigo 25.º nº 1 do Regulamento (UE) 2017/1001. A escolha do território licenciado deve ser articulada com as restrições de venda activa e passiva permitidas pelo Regulamento (UE) 2022/720 sobre acordos verticais.

Nas operações de reestruturação societária — fusões, cisões, transmissões de estabelecimento — a regularização das licenças de marca preexistentes é elemento essencial da due diligence. O artigo 30.º do CPI dispõe que as transmissões e ónus sobre direitos de propriedade industrial só produzem efeitos em relação a terceiros após o respectivo averbamento no INPI. Operações de aquisição com pacotes de marcas frequentemente exigem regularização retroactiva de licenças informais a sociedades do grupo, sob pena de impugnação por terceiros adquirentes ou pela administração da insolvência em caso de falência do titular originário. A intervenção do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CAC-CCIP) é prática crescente para resolução rápida de conflitos surgidos na fase pós-aquisição.

A cooperação universidade-empresa no quadro do Sistema de Incentivos do Portugal 2030 e do Programa-Quadro Horizonte Europa também recorre regularmente a licenças de marca. As universidades portuguesas, com Gabinetes de Transferência de Tecnologia inscritos na Rede UTEN apoiada pela FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia, licenciam marcas associadas a spin-offs e empresas-base tecnológica, captando royalties que financiam investigação subsequente. Estas licenças são compatíveis com regimes de auxílios de Estado nos termos do Regulamento (UE) 651/2014 (Regulamento Geral de Isenção por Categoria) desde que celebradas em condições normais de mercado, o que torna indispensável avaliação técnica do valor da marca por entidade independente, frequentemente registada na Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (OCC) ou na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC).

Um Contrato de Licença de Marca em Portugal juridicamente eficaz integra um conjunto de cláusulas técnicas indispensáveis à executoriedade perante o Tribunal da Propriedade Intelectual com sede em Lisboa e ao averbamento junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme exigido pelos artigos 30.º, 31.º e 256.º a 264.º do Código da Propriedade Industrial (CPI, DL 110/2018).

Identificação rigorosa das partes constitui o primeiro elemento. Para o licenciante (titular da marca), devem constar nome ou denominação social, número de identificação fiscal (NIF) ou número de identificação de pessoa colectiva (NIPC) emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), domicílio fiscal ou sede social, e qualidade em que age (titular registado, co-titular, herdeiro). Para o licenciado, exige-se igual identificação completa. A certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial deve ser anexada quando alguma das partes seja sociedade comercial, confirmando os poderes de gerência (artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais para Sociedades por Quotas) ou de administração (artigo 405.º do CSC para Sociedades Anónimas).

Identificação precisa da marca licenciada — segundo elemento crítico. Deve constar o número do registo no INPI (cinco dígitos para registos antigos, seis dígitos para mais recentes), a denominação verbal e/ou representação gráfica, as classes da Classificação Internacional de Nice (Acordo de Nice de 1957, em vigor para Portugal pela Resolução da AR nº 11/86) abrangidas, e a data de concessão. Para marcas da União Europeia registadas junto do EUIPO em Alicante, deve indicar-se o número de registo MUE e a referência ao Regulamento (UE) 2017/1001. Quando a marca esteja em fase de pedido — não concedida — a cláusula deve clarificar que a licença está condicionada à concessão final pelo INPI, prevendo o regime aplicável à hipótese de recusa.

Âmbito da licença — terceiro elemento estruturante. A cláusula deve fixar (i) o tipo, exclusiva ou não exclusiva nos termos do artigo 256.º nº 1 do CPI; (ii) o âmbito material — totalidade ou parte dos produtos ou serviços abrangidos pelo registo; (iii) o âmbito territorial — todo o território nacional, regiões ou municípios determinados, incluindo a possibilidade de territórios fora de Portugal para licenças sobre marcas da União Europeia; (iv) o prazo, com indicação do termo inicial e final, sendo prática comum a duração entre 3 e 10 anos com possibilidade de prorrogação; (v) o direito de sublicenciamento, expressamente afirmado ou negado, sendo que a falta de previsão expressa se interpreta restritivamente nos termos do artigo 236.º do Código Civil quanto às declarações negociais.

Contrapartida e modo de pagamento. As estruturas mais comuns combinam (a) royalty inicial fixo (entry fee, paid up front), (b) royalties periódicos calculados como percentagem do volume líquido de vendas dos produtos ou serviços marcados (tipicamente 3% a 10% consoante o sector), (c) garantia mínima anual (minimum guarantee) que assegura ao licenciante um rendimento independentemente do desempenho efectivo do licenciado, e (d) royalty escalonado por tramos de volume. A cláusula deve prever obrigação de relatório periódico (royalty report), prazo para auditoria pelo licenciante, e juros de mora nos termos do artigo 102.º do Código Comercial e da Portaria sobre juros comerciais. As implicações fiscais incluem retenção na fonte de IRC à taxa de 25% sobre royalties pagos a entidades não residentes nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção de dupla tributação, e sujeição a IVA à taxa normal de 23% nos termos do artigo 18.º do Código do IVA.

Controlo de qualidade — elemento sem o qual a licença pode comprometer a própria validade da marca. O artigo 258.º do CPI estabelece que o licenciante pode invocar os direitos conferidos pelo registo da marca contra o licenciado que viole, designadamente, as estipulações relativas à qualidade dos produtos ou serviços. A cláusula deve incluir aprovação prévia de protótipos, normas técnicas obrigatórias, direito de inspecção das instalações de produção do licenciado, e direito de recolha de amostras para verificação. A ausência de controlo de qualidade efectivo — naked licence — pode levar à degeneração da marca em sinal genérico nos termos do artigo 269.º nº 2 do CPI.

Resolução do contrato e consequências. Devem prever-se as causas de resolução por incumprimento (não pagamento de royalties, violação de cláusulas de controlo de qualidade, sublicenciamento não autorizado), o procedimento de notificação prévia (interpelação admonitória nos termos do artigo 808.º do Código Civil), e os efeitos da cessação: cessação imediata do uso da marca, devolução ou destruição de stocks marcados (sell-off period típico de 60 a 180 dias), pagamento de royalties devidos, e cancelamento do averbamento no INPI mediante requerimento conjunto.

Lei aplicável e foro. O contrato deve declarar a lei portuguesa como lei reguladora ao abrigo do artigo 3.º do Regulamento (CE) 593/2008 (Roma I). A competência exclusiva para acções fundadas no CPI pertence ao Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011, com recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa e revista para o Supremo Tribunal de Justiça. Em alternativa, as partes podem submeter o litígio a arbitragem ao abrigo da Lei nº 63/2011 (Lei da Arbitragem Voluntária), designando o Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CAC-CCIP) como sede.

A forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Licença de Marca em Portugal como ponto de partida operacional para titulares e licenciados, devendo a redação final ser revista por advogado inscrito na Ordem dos Advogados ou por agente oficial da propriedade industrial inscrito no INPI. Documentos relacionados disponíveis no nosso catálogo: o Acordo de Confidencialidade Empresarial (para a fase de negociação) e o Contrato de Cessão de Direitos de Autor (quando o universo licenciado inclua elementos gráficos sujeitos a tutela autoral cumulativa).

O preenchimento do Contrato de Licença de Marca em Portugal segue uma sequência prática que assegura a conformidade com o Código da Propriedade Industrial (DL 110/2018) e a aceitação do averbamento pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A ordem recomendada começa pela verificação da titularidade da marca, indispensável para evitar nulidade do contrato por venda de coisa alheia.

Primeiro passo: confirmação da titularidade. Aceda ao Portal do INPI (justica.gov.pt/inpi) e consulte a base de dados Marcanet com o número de registo. Confirme que o licenciante consta como titular activo, que o registo está vigente (renovação decenal nos termos do artigo 247.º do CPI) e que não existem averbamentos de transmissão, penhora ou cancelamento. Para marcas da União Europeia, faça a consulta no portal eSearch plus do EUIPO em Alicante. Para marcas internacionais designando Portugal nos termos do Acordo e do Protocolo de Madrid, consulte o portal Madrid Monitor da OMPI em Genebra.

Segundo passo: identificar com precisão as partes. Para sociedades comerciais, obtenha a certidão permanente actualizada na Conservatória do Registo Comercial (acesso directo em www.empresaonline.pt mediante código de acesso) e confirme a designação social, o NIPC, a sede, o capital social e os poderes de representação dos signatários. Para signatários representantes, anexe procuração com reconhecimento presencial de assinatura ou recurra ao reconhecimento por advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006. Para pessoas singulares, recolha cópia do cartão de cidadão e confirme o NIF junto do Portal das Finanças.

Terceiro passo: definir o âmbito material. Liste as classes de Nice abrangidas pela licença e os produtos ou serviços específicos dentro dessas classes. Se o registo cobrir várias classes mas a licença incidir apenas sobre algumas, especifique-o expressamente. Esta delimitação será determinante na fase de averbamento — o INPI exige correspondência entre o âmbito declarado e os elementos do registo. Considere ainda se a licença é exclusiva ou não exclusiva nos termos do artigo 256.º nº 1 do CPI: a exclusividade é onerosa para o licenciante e justifica royalties superiores.

Quarto passo: definir o âmbito territorial e temporal. Indique se a licença abrange todo o território nacional ou apenas regiões determinadas (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira). Para marcas da União Europeia registadas junto do EUIPO, pode indicar Estados-Membros específicos ou todo o território comunitário nos termos do artigo 25.º do Regulamento (UE) 2017/1001. Fixe o prazo do contrato com data de início e termo, considerando se o termo coincide com a próxima renovação decenal da marca para evitar discrepâncias de vigência.

Quinto passo: estruturar a contrapartida. Decida entre royalty inicial único (entry fee), royalties periódicos calculados sobre vendas (tipicamente 3% a 10%), garantia mínima anual (minimum guarantee), ou combinação destas modalidades. Estabeleça o regime de relatório periódico (royalty report) trimestral ou semestral com discriminação por produto, canal e geografia, e o direito de auditoria pelo licenciante (mediante notificação prévia e suporte do licenciado). Considere as obrigações fiscais: retenção na fonte de IRC à taxa de 25% sobre royalties pagos a entidades não residentes (artigo 94.º do CIRC), reduzida por convenção de dupla tributação aplicável; sujeição a IVA à taxa normal de 23% nos termos do artigo 18.º do Código do IVA; emissão de factura certificada com ATCUD e QR-code.

Sexto passo: cláusulas de controlo de qualidade. Documente as normas técnicas obrigatórias para os produtos ou serviços marcados, o procedimento de aprovação prévia de protótipos, o direito de inspecção das instalações de produção do licenciado, e o direito de recolha de amostras para verificação laboratorial. Esta documentação é essencial para evitar a degeneração da marca em sinal genérico nos termos do artigo 269.º nº 2 do CPI e para preservar a faculdade do licenciante invocar os direitos conferidos pelo registo nos termos do artigo 258.º.

Sétimo passo: cláusulas de tutela contra terceiros. Estipule expressamente se o licenciado pode actuar contra terceiros violadores nos termos do artigo 259.º do CPI e em que condições (necessidade de consentimento prévio do titular, direito de intervenção do titular como parte principal, repartição dos custos e dos resultados da acção). Considere ainda a obrigação do licenciado de comunicar ao licenciante qualquer suspeita de violação de que tome conhecimento.

Oitavo passo: resolução do contrato. Defina as causas de resolução (incumprimento qualificado, insolvência de qualquer das partes nos termos do artigo 119.º do CIRE, alteração de controlo do licenciado, falha grave de qualidade), o procedimento de notificação prévia com interpelação admonitória nos termos do artigo 808.º do Código Civil, e os efeitos da cessação: prazo para escoamento de stocks marcados (sell-off period 60 a 180 dias), devolução ou destruição de materiais publicitários, pagamento de royalties devidos, e cancelamento do averbamento no INPI.

Nono passo: averbamento no INPI. Após assinatura, qualquer das partes deve apresentar pedido de averbamento no Portal INPI nos termos do artigo 264.º do CPI. Documentos a anexar: cópia do contrato (pode ser apresentada versão expurgada de informação confidencial preservando os elementos essenciais), procurações se aplicável, e comprovativo de pagamento da taxa fixada na Portaria nº 119/2019 (cerca de 84 euros pela primeira marca e 14 euros por cada marca adicional). O averbamento é condição de oponibilidade da licença a terceiros, embora não seja condição de validade entre as partes.

Décimo passo: assinatura. O contrato exige forma escrita sob pena de nulidade nos termos do artigo 31.º nº 6 do CPI. Para reforço probatório recomenda-se reconhecimento presencial das assinaturas em cartório notarial ou perante advogado, ou assinatura electrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital ao abrigo do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS). Conserve cópias datadas com paginação rubricada em arquivo seguro durante o prazo do contrato e o período de prescrição (20 anos para responsabilidade contratual nos termos do artigo 309.º do Código Civil).

Os requisitos legais do Contrato de Licença de Marca em Portugal resultam da articulação entre o regime especial do Código da Propriedade Industrial (CPI, Decreto-Lei nº 110/2018 de 10 de Dezembro), o regime geral dos contratos do Código Civil de 1966, e regimes complementares de natureza fiscal, concorrencial e de protecção de dados.

Forma escrita ad substantiam. O artigo 31.º nº 6 do CPI dispõe expressamente que os contratos de transmissão, licença e ónus sobre direitos de propriedade industrial devem ser celebrados por escrito sob pena de nulidade. Não é exigida escritura pública nem documento particular autenticado, sendo bastante o escrito particular assinado por ambas as partes. Para reforço da força probatória, o reconhecimento presencial das assinaturas perante notário, balcão da Conservatória ou advogado (artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006) confere fé pública à autoria. A assinatura electrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital tem o mesmo valor da assinatura manuscrita ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e do Decreto-Lei nº 12/2021 de 9 de Fevereiro.

Capacidade e legitimidade. As partes devem ter capacidade jurídica para contratar nos termos dos artigos 67.º a 130.º do Código Civil. Para o licenciante, é exigida a titularidade efectiva do registo da marca confirmável na base de dados Marcanet do INPI ou no eSearch plus do EUIPO; nos casos de co-titularidade, o consentimento de todos os co-titulares é necessário nos termos do artigo 1404.º do Código Civil aplicável por remissão. Para pessoas colectivas, a vinculação faz-se por quem tenha poderes de gerência (artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais para Sociedades por Quotas) ou por administrador com pelouro adequado nas Sociedades Anónimas (artigo 405.º do CSC). A certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial é o documento idóneo para confirmar essa legitimidade.

Âmbito material e territorial. O artigo 256.º nº 1 do CPI permite licença total ou parcial — quanto aos produtos ou serviços abrangidos pelo registo, e quanto ao território nacional ou parte dele. Para marcas da União Europeia, o artigo 25.º do Regulamento (UE) 2017/1001 admite licença para a totalidade ou parte dos Estados-Membros. A definição vaga do âmbito pode levar a interpretação restritiva nos termos do artigo 236.º do Código Civil sobre interpretação das declarações negociais.

Averbamento no INPI. O artigo 30.º do CPI estabelece que as transmissões, licenças e demais ónus sobre direitos de propriedade industrial só produzem efeitos em relação a terceiros após o respectivo averbamento. O averbamento é requerido no Portal do INPI mediante apresentação do contrato (ou extracto idóneo), pagamento da taxa fixada na Portaria nº 119/2019 e identificação das partes e do âmbito. A omissão do averbamento mantém o contrato válido entre as partes mas torna-o inoponível a adquirentes posteriores da marca, credores do licenciante e administração da insolvência em caso de falência do titular.

Controlo de qualidade. O artigo 258.º do CPI estabelece que o licenciante pode invocar os direitos conferidos pelo registo da marca contra o licenciado que viole as estipulações relativas à qualidade dos produtos ou serviços. A ausência de controlo de qualidade efectivo (naked licence) pode levar à degeneração da marca em sinal genérico nos termos do artigo 269.º nº 2 do CPI, com perda do direito exclusivo. Esta perda é declarada pelo Tribunal da Propriedade Intelectual mediante acção de caducidade.

Direitos do licenciado contra terceiros. O artigo 259.º do CPI concede ao licenciado, salvo estipulação em contrário, o direito de recurso aos meios de tutela do registo contra terceiros violadores, na medida em que tal recurso seja necessário à defesa do interesse próprio e exista consentimento do titular. O titular pode intervir como parte principal na acção. Esta legitimidade processual derivada constitui um elemento essencial de tutela do investimento do licenciado.

Regime concorrencial. O Contrato de Licença de Marca pode estar sujeito ao Regulamento (UE) 2022/720 sobre acordos verticais quando as partes ocupem posições no mercado abaixo dos limiares relevantes (30% de quota cada). Acordos com restrições graves — fixação de preços de revenda, restrições à venda passiva fora do território licenciado a clientes finais, restrições à comunicação online — são proibidos e podem ser sancionados pela Autoridade da Concorrência (AdC) com coimas até 10% do volume de negócios anual nos termos do artigo 69.º da Lei nº 19/2012 de 8 de Maio.

Regime fiscal. Os royalties pagos pela licença de marca estão sujeitos a IVA à taxa normal de 23% nos termos do artigo 18.º do Código do IVA. Os royalties pagos a entidades não residentes sem estabelecimento estável em Portugal estão sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC, reduzida por convenção de dupla tributação aplicável (frequentemente para 5% a 15%). A factura emitida pelo licenciante deve cumprir os requisitos do artigo 36.º do Código do IVA e incluir ATCUD e QR-code nos termos do Decreto-Lei nº 28/2019 de 15 de Fevereiro.

Protecção de dados. Quando a execução do contrato implique tratamento de dados pessoais — listas de clientes, registos de marketing, dados de utilizadores de programas de fidelização — aplicam-se o Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei nº 58/2019 de 8 de Agosto. A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) pode aplicar coimas até 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual mundial nos termos do artigo 83.º do RGPD.

Os erros mais frequentes na celebração do Contrato de Licença de Marca em Portugal comprometem a executoriedade do contrato perante o Tribunal da Propriedade Intelectual com sede em Lisboa, podem invalidar o averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e expor o titular ao risco de degeneração da marca.

Falta de averbamento no INPI. Muitos licenciantes celebram o contrato e não cumprem o passo subsequente do averbamento exigido pelo artigo 264.º do Código da Propriedade Industrial (CPI, DL 110/2018). O contrato continua válido entre as partes mas torna-se inoponível a terceiros: adquirentes posteriores da marca, credores do licenciante, administradores da insolvência em caso de falência do titular. O licenciado pode encontrar-se sem direito útil de exploração após uma operação de aquisição em que o novo titular desconheça a licença anterior. A solução é apresentar o pedido de averbamento no Portal INPI imediatamente após assinatura, pagando a taxa da Portaria nº 119/2019 (cerca de 84 euros pela primeira marca).

Definição vaga do âmbito material ou territorial. Cláusulas como "licença para todos os produtos da marca" sem indicação das classes de Nice abrangidas, ou "para todo o território português" quando se pretendia limitar a regiões determinadas, geram litígios sobre o alcance efectivo do contrato. A jurisprudência do Tribunal da Propriedade Intelectual interpreta restritivamente as cláusulas vagas nos termos do artigo 236.º do Código Civil. A solução é enumerar expressamente as classes de Nice (com referência ao Acordo de Nice de 1957), os produtos ou serviços específicos dentro de cada classe, e o âmbito territorial preciso (regiões do continente, Açores, Madeira, ou Estados-Membros da União Europeia para marcas MUE).

Ausência de controlo de qualidade efectivo. A cláusula de controlo de qualidade meramente formal — sem aprovação prévia de protótipos, sem inspecção das instalações, sem direito de recolha de amostras — equivale a naked licence e pode conduzir à degeneração da marca em sinal genérico nos termos do artigo 269.º nº 2 do CPI. O Tribunal da Propriedade Intelectual pode declarar a caducidade do registo, perdendo o titular o direito exclusivo. A solução é estabelecer normas técnicas detalhadas, procedimento de aprovação prévia de protótipos, direito de inspecção semestral das instalações de produção e direito de recolha de amostras para verificação laboratorial.

Ausência de previsão sobre direitos do licenciado contra terceiros. Quando o contrato é silencioso sobre o regime do artigo 259.º do CPI, o licenciado pode encontrar-se impedido de actuar em juízo contra violadores da marca, sendo o titular o único legitimado. Para licenças exclusivas com investimento relevante do licenciado, esta omissão é particularmente gravosa. A solução é estipular expressamente o direito do licenciado actuar contra terceiros mediante consentimento prévio do titular, com regras claras sobre repartição de custos e dos resultados da acção.

Omissão das implicações fiscais. Royalties pagos a entidades não residentes em Portugal estão sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção de dupla tributação. A omissão da cláusula sobre repercussão fiscal — quem suporta o imposto, gross-up se o licenciado paga, exigência de certificado de residência fiscal para aplicação da convenção — gera disputas e custos imprevistos. A solução é regular expressamente o tratamento fiscal, exigir certificado de residência fiscal anual da contraparte, e prever o gross-up quando o licenciante deva receber montante líquido.

Falta de cláusula sobre escoamento de stocks no termo do contrato. A cessação do contrato sem prazo para sell-off impede o licenciado de comercializar stocks já marcados, gerando perdas significativas e potencial litígio. A solução é prever sell-off period de 60 a 180 dias após o termo, com obrigação de reporting periódico ao licenciante e pagamento dos royalties devidos sobre vendas no período de escoamento.

Confusão entre licença e franquia. Muitos contratos rotulam-se como licença de marca quando, na realidade, integram elementos típicos de franquia — transferência de know-how, assistência técnica continuada, integração na rede do franquiador, exclusividade territorial reforçada com obrigações de conformidade operacional. Esta confusão pode atrair a aplicação cumulativa de regimes (CPI, regime atípico da franquia, Regulamento (UE) 2022/720 sobre acordos verticais) e gerar incerteza interpretativa. A solução é qualificar correctamente o negócio: se há transferência substancial de know-how e assistência técnica, redigir contrato de franquia com anexo de licença de marca; se há apenas autorização de uso da marca, manter o regime puro de licença.