Contrato de Cessão de Patente em Portugal

O Contrato de Cessão de Patente em Portugal é o negócio jurídico pelo qual o titular registado (cedente) transmite a propriedade plena de uma patente para terceiro (cessionário), com efeito perpétuo dentro do prazo de proteção máximo de 20 anos a contar da data do pedido. A figura está expressamente regulada no artigo 30.º do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 110/2018 de 10 de Dezembro, que admite a cessão total ou parcial da patente, gratuita ou onerosa, em todo ou parte do território nacional.

Distingue-se da licença de patente regulada pelos artigos 31.º a 34.º do Código da Propriedade Industrial pela natureza do direito transmitido: a cessão transfere a titularidade plena e perpétua dentro do prazo de proteção da patente; a licença atribui apenas uma faculdade de exploração temporária e revertível. A cessão pode ser total (transferência integral da titularidade) ou parcial (transferência relativa a algumas reivindicações ou a parte do território de proteção, com prévia divisão administrativa do registo nos termos do artigo 67.º do CPI).

A forma escrita do Contrato de Cessão de Patente em Portugal é exigida ad substantiam pelo artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (aplicável por remissão), sob pena de nulidade. O contrato deve ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para produzir efeitos perante terceiros nos termos do artigo 32.º do CPI: o averbamento confere oponibilidade erga omnes da transmissão, garante ao cessionário a posição de titular registado para efeitos de pagamento de taxas anuais, ações de contrafação e oposição a registos posteriores conflituantes.

A patente portuguesa está concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com base no procedimento dos artigos 75.º e seguintes do CPI. A patente europeia está concedida pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO) com base na Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) assinada em Munique em 1973, e validada em Portugal através de tradução portuguesa apresentada ao INPI nos termos do artigo 81.º do CPI. A patente PCT está submetida ao abrigo do Tratado da Cooperação em Matéria de Patentes administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com fase nacional designada para Portugal.

A cessão de patente pode ocorrer no âmbito mais vasto de uma operação de M&A — alienação de unidade de negócio, transmissão de estabelecimento comercial (trespasse), reorganização societária por fusão ou cisão nos termos dos artigos 97.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86), partilha em divórcio ou herança. Em qualquer destes contextos, o documento autónomo de cessão da patente facilita o averbamento individualizado no INPI sem necessidade de juntar o contrato global de aquisição.

O regime fiscal da cessão envolve mais-valias tributadas em sede de IRS para cedente pessoa singular (categoria G nos termos do artigo 10.º do CIRS) ou em sede de IRC para cedente pessoa coletiva (artigo 46.º do CIRC) à taxa de 21%. A cessão de patente registada em Portugal beneficia do regime patent box do artigo 50.º-A do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88) que permite a redução em 50% da tributação dos rendimentos provenientes da cessão. A cessão pode beneficiar do regime de neutralidade fiscal do artigo 73.º do CIRC quando integrada em operação de reorganização societária com continuidade da atividade. A cessão está sujeita a IVA à taxa normal de 23% nos termos do Código do IVA (Decreto-Lei nº 394-B/84), salvo aplicação da regra da unidade económica do artigo 3.º nº 4 do CIVA.

A partir da entrada em funcionamento do Tribunal Unificado de Patentes (TUP) em Junho de 2023, criado pelo Acordo do Tribunal Unificado de Patentes ratificado por Portugal, as ações sobre patentes europeias com efeito unitário e patentes europeias clássicas (em período transitório) são deduzidas perante o TUP, com Divisão Local em Lisboa. A cessão de patente europeia com efeito unitário deve ser averbada no Registo da Patente Unitária administrado pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO) nos termos do Regulamento (UE) nº 1257/2012.

O Contrato de Cessão de Patente em Portugal é necessário sempre que o titular registado de uma patente nacional concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de uma patente europeia validada em Portugal nos termos da Convenção sobre a Patente Europeia, ou de uma patente PCT designada para Portugal, pretenda transmitir a propriedade plena do direito a terceiro.

Operações de fusão e aquisição (M&A) que envolvam a transmissão de unidades de negócio com ativos de propriedade industrial relevantes recorrem ao Contrato de Cessão de Patente em Portugal como instrumento autónomo dentro do conjunto documental da operação. A cessão da patente é separada da cessão de quotas ou ações da sociedade-alvo nos termos dos artigos 228.º a 231.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86) para permitir o averbamento individualizado no INPI sem necessidade de juntar o contrato global de aquisição que contém informação confidencial sobre preço e cláusulas estratégicas.

Reorganizações societárias por fusão e cisão regidas pelos artigos 97.º a 124.º do Código das Sociedades Comerciais geram a transmissão automática das patentes registadas em nome da sociedade incorporada para a sociedade incorporante. Embora a transmissão opere por força da lei, o averbamento no INPI exige documento autónomo identificativo da nova titular e dos números de patente afectados — o Contrato de Cessão de Patente em Portugal serve este efeito formal.

Universidades e centros de investigação como o Instituto Pedro Nunes (IPN), o INESC TEC, o LIP — Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, e os centros associados à FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia recorrem ao Contrato de Cessão de Patente em Portugal para transferir tecnologia desenvolvida em projetos académicos para spin-offs ou parceiros industriais. A Lei-Quadro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional aprovada pelo Decreto-Lei nº 124/99 enquadra esta atividade.

Grupos económicos internacionais com presença em Portugal através de subsidiárias constituídas como sociedades por quotas (Lda) ou anónimas (SA) recorrem frequentemente a cessões intra-grupo de patentes para centralizar a propriedade intelectual numa entidade IP holding situada em jurisdição com regime fiscal favorável. Estas operações estão sujeitas ao escrutínio da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) sob as regras de preços de transferência do artigo 63.º do Código do IRC, exigindo avaliação fundamentada do valor da patente por método aceite (royalty relief, comparáveis de mercado, custo histórico capitalizado).

Monetização de carteiras de patentes em desuso (patent portfolio monetization) através de venda a entidades especializadas (patent assertion entities, technology transfer offices, sociedades de licenciamento) recorre ao Contrato de Cessão de Patente em Portugal para transferência individualizada. Esta prática é frequente em insolvências reguladas pelo CIRE (Decreto-Lei nº 53/2004) onde o administrador da insolvência aliena os ativos intangíveis para maximizar o valor da massa insolvente em benefício dos credores.

No setor farmacêutico supervisionado pelo INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a cessão de patente de princípio ativo ou de formulação está frequentemente integrada em transações de licenciamento cruzado (cross-licensing) entre laboratórios concorrentes, em acordos de transferência de tecnologia para fabricação local sob a Lei nº 62/2011 de 12 de Dezembro sobre litígios em matéria de patentes de medicamentos, ou em settlement de litígios pré-Bolar.

Na sucessão hereditária, a patente registada em nome do de cujus integra o ativo da herança e é transmitida aos herdeiros nos termos dos artigos 2024.º e seguintes do Código Civil. A habilitação de herdeiros notarial nos termos da Lei nº 23/2013 documenta a transmissão automática, mas o averbamento individualizado no INPI exige escritura de partilha ou documento particular autenticado que identifique a patente específica e o herdeiro adjudicatário.

Na execução de sentença que reconheça pertença da patente a sujeito diverso do titular registado (designadamente em ação de reivindicação por usurpação de invenção entre coinventores ou empregador-empregado nos termos do artigo 58.º do CPI), a sentença transitada em julgado opera a transmissão da titularidade. O averbamento no INPI é instruído com a sentença certificada e, quando aplicável, com Contrato de Cessão de Patente celebrado em execução do julgado.

O Contrato de Cessão de Patente em Portugal exige clausulado denso que articule a regulação específica do artigo 30.º do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) com o regime geral dos contratos do Código Civil e as regras europeias sobre patente unitária consagradas no Regulamento (UE) nº 1257/2012.

Identificação rigorosa das partes. Para o cedente, denominação social, NIPC, sede e representante legal confirmados pela certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt. Para o cessionário, idêntica documentação acrescida do CAE relevante e da declaração de início de atividade junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Para inventores pessoas singulares, nome, NIF, número do cartão de cidadão e morada fiscal.

Identificação precisa da patente cedida. Indicação do número de pedido e número de concessão atribuídos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), data de prioridade, data de concessão, território de proteção (Portugal nacional, patente europeia validada em Portugal, patente europeia com efeito unitário sob o Regulamento UE 1257/2012, patente PCT designada para Portugal), título da invenção, classificação da Classificação Internacional de Patentes (CIP), reivindicações cobertas, prazo de proteção remanescente e estado de pagamento das taxas anuais. A junção de cópia certificada da publicação da patente em anexo é prática essencial.

Âmbito da cessão. Distinção clara entre cessão total (transferência integral da titularidade da patente para todas as reivindicações e todo o território de proteção) e cessão parcial (transferência relativa apenas a algumas reivindicações ou a parte do território de proteção). A cessão parcial implica divisão administrativa do registo no INPI nos termos do artigo 67.º do CPI, com atribuição de novos números individualizados. Em patentes em copropriedade, a cessão da quota-parte de um comproprietário exige consentimento dos restantes comproprietários por aplicação analógica do artigo 1408.º do Código Civil, salvo cláusula de acordo de cotitulares em contrário.

Preço e modo de pagamento. Indicação do preço total da cessão (lump-sum único ou prestações), do calendário de pagamento, da fórmula de earn-out vinculada a milestones de exploração comercial, do regime de transferência de risco e propriedade nos termos do artigo 408.º do Código Civil, e do regime fiscal aplicável (mais-valia tributada em IRS categoria G ou IRC artigo 46.º; regime patent box do artigo 50.º-A do CIRC com redução em 50% da tributação dos rendimentos para cedente residente; IVA à taxa de 23% salvo aplicação da regra de transmissão de estabelecimento do artigo 3.º nº 4 do CIVA).

Declarações e garantias do cedente. Declaração da titularidade plena da patente, da inexistência de licenças anteriores em vigor (ou identificação completa das licenças existentes), da inexistência de oposições ou ações de invalidade pendentes nos termos do artigo 113.º do CPI, da inexistência de ações de contrafação contra a patente, do pagamento atualizado das taxas anuais nos termos do artigo 367.º do CPI, da inexistência de penhoras ou outros ónus, e da identificação completa dos inventores nos termos do artigo 60.º do CPI (direito moral à menção do nome).

Obrigações de cooperação no averbamento. Identificação da parte responsável pelo pedido de averbamento da cessão no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial. O averbamento confere oponibilidade erga omnes da transmissão e deve ser submetido em formulário próprio acompanhado do contrato (ou extrato), do comprovativo de pagamento da taxa e da procuração quando aplicável. Para patente europeia validada em Portugal, o averbamento deve ser submetido também ao registo nacional. Para patente europeia com efeito unitário, o averbamento é submetido ao Registo da Patente Unitária administrado pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO).

Assunção de licenças anteriores. Quando existam licenças de patente em vigor concedidas pelo cedente a terceiros nos termos do artigo 31.º do Código da Propriedade Industrial, o cessionário sucede automaticamente na posição de licenciante por aplicação do princípio da continuidade. O contrato deve listar em anexo as licenças em vigor, com indicação do licenciado, prazo, royalties, território e âmbito setorial.

Manutenção da patente em vigor. Após a cessão, o cessionário assume a obrigação de pagamento das taxas anuais ao INPI nos termos do artigo 367.º do CPI. O contrato deve clarificar a partir de quando essa obrigação se transfere (geralmente da data do averbamento) e prever consequências em caso de incumprimento que conduza à caducidade da patente.

Não concorrência pós-cessão. Cláusula que limita a faculdade do cedente desenvolver invenções concorrentes ou contestar a validade da patente cedida por período razoável. A cláusula deve respeitar o direito da concorrência (Lei nº 19/2012 de 8 de Maio e direito europeu) e a liberdade de iniciativa económica do artigo 61.º da Constituição da República Portuguesa.

Lei aplicável e foro. Designação da lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) nº 593/2008 (Roma I) e atribuição de competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011, ou ao Tribunal Unificado de Patentes (TUP) com Divisão Local em Lisboa para patentes europeias.

A forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Cessão de Patente em Portugal como ponto de partida operacional para a transmissão da titularidade de patentes registadas. A redação final deve ser revista por advogado especializado em propriedade industrial inscrito na Ordem dos Advogados, em particular quanto à articulação com operações de M&A e com regimes fiscais. Documentos relacionados disponíveis no nosso catálogo: Contrato de Licença de Patente e Contrato de Cessão de Marca.

O preenchimento do Contrato de Cessão de Patente em Portugal segue uma sequência prática orientada pelos requisitos de validade do artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) e pelas exigências de averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) consagradas no artigo 32.º do mesmo diploma.

Primeiro passo: identificação das partes. Confirme a denominação social, NIPC, sede e representante legal do cedente e do cessionário através da certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt mediante código de acesso. Para cedente ou cessionário estrangeiro sem estabelecimento estável em Portugal, recolha cópia certificada do documento equivalente do país de origem com apostila de Haia ou legalização consular. Para signatários representantes, anexe procuração com poderes específicos de cessão de patente e reconhecimento presencial de assinatura nos termos do artigo 116.º do Código do Notariado.

Segundo passo: identificação da patente. Recolha do INPI a certidão atualizada da patente com indicação do número, data de concessão, estado de pagamento das taxas anuais, eventuais oposições ou pedidos de invalidade pendentes, e cópia certificada da publicação no Boletim da Propriedade Industrial. Para patentes europeias validadas em Portugal, junte tradução portuguesa apresentada ao INPI nos termos do artigo 81.º do CPI. Para patentes europeias com efeito unitário, junte certidão do Instituto Europeu de Patentes (EPO) sobre a inscrição no Registo da Patente Unitária. Liste em anexo as reivindicações cobertas pela cessão e as eventualmente excluídas em caso de cessão parcial.

Terceiro passo: âmbito da cessão. Defina explicitamente se a cessão é total ou parcial. A cessão parcial relativa apenas a algumas reivindicações ou a parte do território de proteção implica pedido prévio de divisão administrativa do registo no INPI nos termos do artigo 67.º do CPI. Para patentes em copropriedade, confirme o consentimento de todos os comproprietários por aplicação analógica do artigo 1408.º do Código Civil, salvo cláusula de acordo de cotitulares em contrário.

Quarto passo: preço e modo de pagamento. Indique o preço total da cessão, a forma de pagamento (lump-sum único na assinatura, prestações vinculadas a milestones, fórmula de earn-out percentual sobre vendas futuras, escrow account até averbamento bem sucedido), e o regime fiscal aplicável. Para cedente pessoa singular, mais-valia tributada em IRS categoria G nos termos do artigo 10.º do CIRS. Para cedente pessoa coletiva, mais-valia tributada em IRC à taxa standard de 21% nos termos do artigo 46.º do CIRC, com aplicação do regime patent box do artigo 50.º-A do CIRC (redução em 50% da tributação dos rendimentos da cessão de patente registada). Confirme a aplicabilidade de IVA à taxa normal de 23% (Código do IVA) ou da regra de não sujeição da transmissão de estabelecimento prevista no artigo 3.º nº 4 do CIVA.

Quinto passo: declarações e garantias. Inclua declarações expressas do cedente quanto à titularidade plena da patente, à inexistência de licenças anteriores em vigor (ou identificação completa), à inexistência de oposições ou ações de invalidade pendentes nos termos do artigo 113.º do CPI, à inexistência de ações de contrafação contra a patente, ao pagamento atualizado das taxas anuais nos termos do artigo 367.º do CPI, à inexistência de penhoras ou outros ónus, e à identificação completa dos inventores nos termos do artigo 60.º do CPI.

Sexto passo: assunção de licenças anteriores. Quando existam licenças de patente em vigor concedidas pelo cedente a terceiros nos termos do artigo 31.º do CPI, liste-as em anexo com indicação completa do licenciado, prazo, royalties, território e âmbito setorial. O cessionário sucede automaticamente na posição de licenciante. Notifique formalmente os licenciados existentes da cessão no prazo de 30 dias, indicando os novos dados de faturação e contacto.

Sétimo passo: cláusula de não concorrência e no-challenge. Quando o cedente mantenha atividade de I&D em segmento próximo, considere a inclusão de cláusula que limite o desenvolvimento de invenções concorrentes ou a contestação da validade da patente cedida por período razoável. Respeite o direito da concorrência da União Europeia (Regulamento UE 316/2014 sobre transferência de tecnologia) e nacional (Lei nº 19/2012 de 8 de Maio). A cláusula no-challenge pura é problemática — admita preferentemente cláusula de cessação automática em caso de contestação.

Oitavo passo: averbamento no INPI. Identifique a parte responsável pelo pedido de averbamento. O cessionário tem interesse direto no averbamento porque sem ele a sua titularidade não é oponível a terceiros nos termos do artigo 32.º do CPI. Submeta o pedido no prazo máximo de 30 dias após assinatura através do portal www.inpi.justica.gov.pt, acompanhado do contrato ou extrato com as cláusulas essenciais, do comprovativo do pagamento da taxa fixada pelo Regulamento de Taxas do INPI, e da procuração quando aplicável. Para patente europeia com efeito unitário, submeta o pedido ao Registo da Patente Unitária administrado pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO).

Nono passo: assunção de taxas anuais. Defina a partir de que data o cessionário assume a obrigação de pagamento das taxas anuais ao INPI nos termos do artigo 367.º do CPI (geralmente da data do averbamento). Inclua cláusula penal indemnizatória para o caso de o cedente não cumprir essa obrigação no período intermédio entre assinatura e averbamento.

Décimo passo: lei aplicável, foro e assinatura. Designe a lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento Roma I e atribua competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011 ou ao Tribunal Unificado de Patentes (TUP) com Divisão Local em Lisboa para patentes europeias. Após assinatura por escrito particular, recomenda-se reconhecimento presencial das assinaturas em cartório notarial, balcão da Conservatória ou perante advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006, ou ainda assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital ao abrigo do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e do Decreto-Lei nº 12/2021. Conserve cópia datada e o comprovativo do averbamento INPI em arquivo seguro durante toda a vida útil da patente.

Os requisitos legais do Contrato de Cessão de Patente em Portugal resultam do regime específico do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018 de 10 de Dezembro), do regime geral dos contratos do Código Civil (Decreto-Lei nº 47 344 de 25 de Novembro de 1966) e — para patentes europeias — da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) de 1973 e do Regulamento (UE) nº 1257/2012 sobre patente unitária.

Forma. O artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial, aplicável por remissão do artigo 30.º, exige forma escrita ad substantiam para o Contrato de Cessão de Patente, sob pena de nulidade. Não é exigida escritura pública nem reconhecimento presencial das assinaturas, mas o reconhecimento presencial perante notário, balcão da Conservatória ou advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006 reforça a força probatória. A assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital tem o mesmo valor da assinatura manuscrita ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS).

Averbamento no INPI. O artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial estabelece que a transmissão e a constituição de direitos sobre a patente devem ser averbadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para produzirem efeitos perante terceiros. O incumprimento do averbamento não invalida o contrato entre as partes mas torna a cessão inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do cedente em sede de penhora. O cessionário não averbado não pode pagar taxas anuais em seu nome, intervir em ações de invalidade, deduzir ações de contrafação em nome próprio, nem fazer valer a aquisição perante terceiros.

Capacidade e legitimidade. As partes devem ter capacidade jurídica para contratar nos termos dos artigos 67.º a 130.º do Código Civil. Para sociedades por quotas, a vinculação faz-se pelos gerentes nos termos dos artigos 252.º a 261.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86). Para sociedades anónimas, pelo conselho de administração nos termos dos artigos 405.º e seguintes do CSC. A vinculação por procurador exige procuração com poderes específicos de alienação de patente nos termos do artigo 116.º do Código do Notariado.

Titularidade plena e disponibilidade. O cedente deve ser titular registado da patente no INPI à data da cessão, sem ónus que afetem a transmissibilidade. A cessão de patente em copropriedade exige consentimento de todos os comproprietários nos termos do artigo 1408.º do Código Civil aplicável por analogia, salvo cláusula de acordo de cotitulares em contrário. A cessão de patente onerada por penhora exige consentimento do credor exequente sob pena de ineficácia perante a execução.

Direito moral dos inventores. O artigo 60.º do Código da Propriedade Industrial reconhece aos inventores o direito moral à menção do nome no pedido e na publicação da patente, mesmo após a cessão. Este direito é inalienável e irrenunciável. O contrato de cessão deve respeitar este direito, mantendo a referência aos inventores originais em todos os documentos relativos à patente cedida.

Regime fiscal. A cessão onerosa gera mais-valia tributada para o cedente. Para cedente pessoa singular, em sede de IRS categoria G nos termos do artigo 10.º do Código do IRS (Decreto-Lei nº 442-A/88), com taxa autónoma de 28% ou englobamento opcional. Para cedente pessoa coletiva, em sede de IRC à taxa standard de 21% nos termos do artigo 46.º do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88), com aplicação do regime patent box do artigo 50.º-A do CIRC que permite a redução em 50% da tributação dos rendimentos provenientes da cessão de patentes registadas. Pode aplicar-se o regime de neutralidade fiscal das fusões, cisões e entradas de ativos nos termos do artigo 73.º do CIRC quando a cessão integre operação de reorganização. A cessão está sujeita a IVA à taxa normal de 23% nos termos do Código do IVA (Decreto-Lei nº 394-B/84), salvo aplicação da regra de transmissão de unidade económica do artigo 3.º nº 4 do CIVA. Para cedente não residente sem estabelecimento estável em Portugal, aplica-se retenção na fonte sobre a mais-valia nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção bilateral para evitar a dupla tributação.

Preços de transferência. Cessões intra-grupo entre entidades relacionadas estão sujeitas às regras de preços de transferência do artigo 63.º do Código do IRC, exigindo avaliação fundamentada do valor da patente por método aceite (royalty relief, comparáveis de mercado, custo histórico capitalizado, método dos lucros não rotineiros). A AT pode corrigir o preço declarado e lançar IRC adicional sobre o cedente com correlato ajustamento no cessionário.

Manutenção da patente em vigor. O artigo 367.º do Código da Propriedade Industrial exige o pagamento de taxas anuais para manutenção da patente em vigor durante o seu prazo de proteção máximo de 20 anos a contar da data do pedido. O incumprimento do pagamento gera caducidade automática que extingue a patente. Após a cessão averbada, esta obrigação transfere-se para o cessionário.

Patente europeia. Para patente europeia validada em Portugal, a cessão deve ser averbada no INPI segundo o procedimento nacional. Para patente europeia com efeito unitário sob o Regulamento (UE) nº 1257/2012, a cessão deve ser averbada no Registo da Patente Unitária administrado pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO).

Prescrição. As ações fundadas em incumprimento contratual prescrevem em 20 anos nos termos do artigo 309.º do Código Civil. As ações por evicção e por defeitos da coisa cedida prescrevem em 6 meses a contar do conhecimento (artigos 916.º e 917.º do Código Civil).

Os erros mais frequentes na celebração do Contrato de Cessão de Patente em Portugal comprometem a validade do contrato perante o Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa, expõem o cessionário ao risco de aquisição precária da patente e podem gerar litígios fiscais com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Falta de forma escrita. Cessões celebradas verbalmente ou por simples troca de mensagens electrónicas sem assinatura qualificada são nulas por violação do artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) que exige forma escrita ad substantiam. A nulidade pode ser invocada por qualquer interessado e gera dever de restituição mútua dos rendimentos auferidos. A solução é redigir contrato escrito completo com assinaturas reconhecidas ou assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão.

Omissão do averbamento no INPI. A não submissão da cessão a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial torna a transmissão inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do cedente em sede de penhora. O cessionário não averbado não pode pagar taxas anuais em seu nome, intervir em ações de invalidade nem deduzir ações de contrafação em nome próprio. A solução é submeter o pedido de averbamento no prazo máximo de 30 dias após assinatura.

Due diligence insuficiente sobre validade da patente. A aquisição de patente sem análise prévia do estado da técnica, das oposições anteriores ao Instituto Europeu de Patentes (EPO) ou ao INPI, e do histórico de litígios expõe o cessionário ao risco de invalidade declarada nos termos do artigo 113.º do CPI logo após a cessão, com perda integral do investimento. A solução é encomendar parecer de validade a perito especializado (advogado de patentes, agente oficial de propriedade industrial) e prever cláusulas indemnizatórias em caso de invalidade declarada.

Falta de previsão sobre licenças anteriores. Cessionários que adquirem patente onerada por licença anterior em vigor concedida pelo cedente nos termos do artigo 31.º do CPI sucedem automaticamente na posição de licenciante por aplicação do princípio da continuidade, ficando vinculados ao cumprimento das obrigações contratuais (designadamente exclusividade territorial e mínimos garantidos). A solução é obter declaração do cedente sobre a inexistência de licenças e, em caso afirmativo, juntar cópia de todas as licenças em anexo ao contrato de cessão.

Falta de divisão registal na cessão parcial. Cessões relativas apenas a algumas reivindicações ou a parte do território de proteção que não sejam precedidas de pedido formal de divisão administrativa do registo no INPI nos termos do artigo 67.º do Código da Propriedade Industrial geram registos partilhados sem clareza de titularidade. A solução é submeter previamente o pedido de divisão administrativa, aguardar a atribuição de novos números de registo individualizados e proceder à cessão dos novos registos cindidos.

Descuido com taxas anuais. Cessões em que não fique claramente definida a parte responsável pelo pagamento das taxas anuais ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no período intermédio entre assinatura e averbamento podem gerar caducidade da patente nos termos do artigo 367.º do CPI por incumprimento, com extinção do direito adquirido. A solução é atribuir contratualmente ao cedente a obrigação de manutenção da patente até à data do averbamento com cláusula penal indemnizatória em caso de incumprimento.

Valorização inadequada para preços de transferência. Cessões intra-grupo sem avaliação fundamentada do valor da patente por método aceite (royalty relief, comparáveis de mercado, custo histórico capitalizado, método dos lucros não rotineiros) podem ser corrigidas pela AT ao abrigo das regras de preços de transferência do artigo 63.º do Código do IRC. A solução é encomendar avaliação independente a perito reconhecido (revisor oficial de contas, consultora especializada) com relatório fundamentado.

Ignorar o direito moral dos inventores. Contratos de cessão que omitem a referência aos inventores ou que pretendem extinguir o direito moral à menção do nome violam o artigo 60.º do Código da Propriedade Industrial, que reconhece este direito como inalienável e irrenunciável. A solução é manter a referência aos inventores originais em todos os documentos relativos à patente cedida e prever cooperação do cedente para fornecer a documentação necessária.