Trademark Assignment Portugal (Contrato de Cessão de Marca)

O Contrato de Cessão de Marca é o documento empresarial celebrado em Portugal ao abrigo de Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) artigos 255.º a 257.º.

Distingue-se da licença de marca regulada pelo artigo 256.º do Código da Propriedade Industrial pela natureza do direito transmitido: a cessão transfere a titularidade plena e perpétua dentro do prazo de proteção do registo (10 anos renováveis indefinidamente nos termos do artigo 247.º do CPI); a licença atribui apenas uma faculdade de uso temporária e revertível. A cessão pode ser total (transferência integral da titularidade) ou parcial (transferência relativa a algumas classes da Classificação Internacional de Niza ou a parte do território de proteção).

A forma escrita do Contrato de Cessão de Marca em Portugal é exigida ad substantiam pelo artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (aplicável por remissão do artigo 255.º), sob pena de nulidade. O contrato deve ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para produzir efeitos perante terceiros nos termos do artigo 32.º do CPI: o averbamento confere oponibilidade erga omnes da transmissão, garante ao cessionário a posição de titular registado para efeitos de renovação, ações de contrafação e oposição a registos posteriores conflituantes.

A marca portuguesa está registada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com base no procedimento dos artigos 219.º e seguintes do CPI. A marca europeia está registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) com base no Regulamento (UE) 2017/1001 sobre a Marca da União Europeia, e a sua cessão segue regime análogo coordenado entre o INPI e a EUIPO. A marca internacional registada ao abrigo do Acordo e do Protocolo de Madrid administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO) segue procedimento próprio com averbamento na base internacional WIPO IPAS.

A cessão de marca pode ocorrer no âmbito mais vasto de uma operação de M&A — alienação de unidade de negócio, transmissão de estabelecimento comercial (trespasse), reorganização societária por fusão ou cisão nos termos dos artigos 97.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86), partilha em divórcio ou herança. Em qualquer destes contextos, o documento autónomo de cessão da marca facilita o averbamento individualizado no INPI.

O regime fiscal da cessão envolve mais-valias tributadas em sede de IRS para cedente pessoa singular (categoria G nos termos do artigo 10.º do CIRS) ou em sede de IRC para cedente pessoa coletiva (artigo 46.º do CIRC) à taxa de 21%. A marca cedida no âmbito de operação de transmissão de estabelecimento comercial pode beneficiar de regime de neutralidade fiscal nos termos do artigo 73.º do CIRC quando verificadas as condições de continuidade da atividade. A cessão está sujeita a IVA à taxa normal de 23% nos termos do Código do IVA (Decreto-Lei nº 394-B/84), salvo aplicação da regra da unidade económica do artigo 3.º nº 4 do CIVA que pode determinar a não sujeição da cessão integrada em transmissão de estabelecimento.

O Contrato de Cessão de Marca em Portugal é necessário sempre que o titular registado de uma marca portuguesa, europeia ou internacional designada para Portugal pretenda transmitir a propriedade plena do direito a terceiro, em contexto de venda autónoma do ativo intangível, integração da marca em operação de M&A, reorganização societária, partilha em divórcio ou sucessão hereditária.

Operações de fusão e aquisição (M&A) que envolvam a transmissão de unidades de negócio com identidade comercial relevante recorrem ao Contrato de Cessão de Marca em Portugal como instrumento autónomo dentro do conjunto documental da operação. A cessão da marca é separada da cessão de quotas ou de ações da sociedade-alvo nos termos dos artigos 228.º a 231.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86) para permitir o averbamento individualizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sem necessidade de juntar o contrato global de aquisição que contém informação confidencial sobre preço e cláusulas estratégicas.

Reorganizações societárias por fusão e cisão regidas pelos artigos 97.º a 124.º do Código das Sociedades Comerciais geram a transmissão automática das marcas registadas em nome da sociedade incorporada para a sociedade incorporante. Embora a transmissão opere por força da lei, o averbamento no INPI exige documento autónomo identificativo da nova titular e do número de marca afectada — o Contrato de Cessão de Marca em Portugal serve este efeito formal.

Transmissão de estabelecimento comercial (trespasse) regulada pelos artigos 1112.º e seguintes do Código Civil envolve frequentemente a transmissão das marcas associadas ao estabelecimento (insígnia, logótipo, marca de produto). O Contrato de Cessão de Marca em Portugal documenta autonomamente esta transmissão para efeitos de averbamento no INPI, mesmo que o trespasse seja titulado por documento particular autenticado (DPA) nos termos do Decreto-Lei nº 116/2008.

Grupos económicos internacionais com presença em Portugal através de subsidiárias constituídas como sociedades por quotas (Lda) ou anónimas (SA) recorrem frequentemente a cessões intra-grupo de marcas para centralizar a propriedade intelectual numa entidade IP holding situada em jurisdição com regime fiscal favorável. Estas operações estão sujeitas ao escrutínio da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) sob as regras de preços de transferência do artigo 63.º do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88), exigindo avaliação fundamentada do valor da marca por método aceite (royalty relief, comparáveis de mercado, custo histórico capitalizado).

No âmbito da partilha em divórcio nos termos dos artigos 1788.º e seguintes do Código Civil, a marca registada em nome de cônjuge casado em regime de comunhão de adquiridos (regime supletivo legal nos termos do artigo 1717.º) pode integrar a meação a partilhar. A atribuição da marca a um dos cônjuges no acordo de partilha homologado por escritura ou documento particular autenticado nos termos do Decreto-Lei nº 116/2008 deve ser instrumentada por Contrato de Cessão de Marca para efeitos de averbamento no INPI.

Na sucessão hereditária, a marca registada em nome do de cujus integra o ativo da herança e é transmitida aos herdeiros nos termos dos artigos 2024.º e seguintes do Código Civil. A habilitação de herdeiros notarial nos termos da Lei nº 23/2013 documenta a transmissão automática, mas o averbamento individualizado no INPI exige escritura de partilha ou documento particular autenticado que identifique a marca específica e o herdeiro adjudicatário.

Na execução de sentença que reconheça pertença da marca a sujeito diverso do titular registado (designadamente em ação de reivindicação por usurpação ou registo de má fé nos termos do artigo 232.º do CPI), a sentença transitada em julgado opera a transmissão da titularidade. O averbamento no INPI é instruído com a sentença certificada e, quando aplicável, com Contrato de Cessão de Marca celebrado em execução do julgado.

A monetização autónoma de carteiras de marcas em desuso (brand portfolio liquidation) recorre ao Contrato de Cessão de Marca em Portugal para venda individualizada a interessados específicos. Esta prática é frequente em insolvências reguladas pelo CIRE (Decreto-Lei nº 53/2004) onde o administrador da insolvência aliena os ativos intangíveis para maximizar o valor da massa insolvente em benefício dos credores.

O Contrato de Cessão de Marca em Portugal exige clausulado preciso que articule o regime específico do artigo 255.º do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) com o regime geral dos contratos do Código Civil e as regras europeias sobre marca da União Europeia.

Identificação rigorosa das partes. Para o cedente, denominação social, NIPC, sede e representante legal confirmados pela certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt. Para o cessionário, idêntica documentação acrescida da declaração de início de atividade junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e do CAE relevante. Para cessionário pessoa singular, nome, NIF, número do cartão de cidadão e morada fiscal.

Identificação precisa da marca cedida. Indicação do número de registo atribuído pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), data de registo, classes da Classificação Internacional de Niza para as quais a marca está registada (10ª edição em vigor), território de proteção (Portugal nacional, marca da União Europeia registada na EUIPO sob o Regulamento UE 2017/1001, marca internacional registada ao abrigo do Acordo ou Protocolo de Madrid administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual), prazo de proteção remanescente, taxas anuais pagas, eventuais oposições ou ações de invalidade pendentes. A junção de cópia certificada do certificado de registo é prática essencial.

Âmbito da cessão. Distinção clara entre cessão total (transferência integral da titularidade da marca para todas as classes registadas) e cessão parcial (transferência relativa apenas a algumas classes ou a parte do território de proteção). A cessão parcial implica divisão administrativa do registo no INPI, com atribuição de novos números individualizados.

Preço e modo de pagamento. Indicação do preço total da cessão (lump-sum único ou prestações), do calendário de pagamento, do regime de transferência de risco e propriedade nos termos do artigo 408.º do Código Civil (regra geral: a propriedade transfere-se por mero efeito do contrato salvo cláusula em contrário) e do regime fiscal aplicável (mais-valia tributada em IRS categoria G ou IRC artigo 46.º; IVA à taxa de 23% salvo aplicação da regra de transmissão de estabelecimento do artigo 3.º nº 4 do CIVA).

Declarações e garantias do cedente. Declaração da titularidade plena da marca, da inexistência de licenças anteriores em vigor, da inexistência de oposições ou ações de invalidade pendentes, da inexistência de ações de contrafação contra a marca, do pagamento atualizado das taxas de manutenção, da inexistência de penhoras ou outros ónus. Estas declarações são essenciais à due diligence prévia do cessionário e fundamentam pretensão indemnizatória em caso de descoberta posterior de defeito.

Obrigações de cooperação no averbamento. Identificação da parte responsável pelo pedido de averbamento da cessão no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial. O averbamento confere oponibilidade erga omnes da transmissão e deve ser submetido em formulário próprio acompanhado do contrato (ou extrato), do comprovativo de pagamento da taxa e da procuração quando aplicável. O cedente obriga-se a colaborar com a assinatura de documentos adicionais que o INPI possa exigir.

Assunção de licenças anteriores. Quando existam licenças de marca em vigor concedidas pelo cedente a terceiros nos termos do artigo 256.º do Código da Propriedade Industrial, o cessionário sucede automaticamente na posição de licenciante por aplicação do princípio da continuidade. O contrato deve listar em anexo as licenças em vigor, com indicação do licenciado, prazo, royalties e território.

Não concorrência pós-cessão. Cláusula que limita a faculdade do cedente registar ou usar marcas semelhantes no mesmo segmento de mercado por período razoável após a cessão (tipicamente 2 a 5 anos). A cláusula deve respeitar o direito da concorrência (Lei nº 19/2012 e direito europeu) e a liberdade de iniciativa económica do artigo 61.º da Constituição da República Portuguesa, sob pena de redução pelos tribunais.

Averbamento no INPI. Submissão do pedido de averbamento ao INPI no prazo máximo de 30 dias após a celebração, pelo serviço online www.inpi.justica.gov.pt, com pagamento da taxa fixada no Regulamento de Taxas atualizado periodicamente. Para marcas europeias, submissão ao EUIPO no portal eSearch plus / TMview. Para marcas internacionais, submissão à OMPI através do INPI.

Lei aplicável e foro. Designação da lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) nº 593/2008 (Roma I) e atribuição de competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011 de 24 de Junho.

A forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Cessão de Marca em Portugal como ponto de partida operacional para a transmissão da titularidade de marcas registadas. A redação final deve ser revista por advogado especializado em propriedade industrial inscrito na Ordem dos Advogados, em particular quanto à articulação com operações de M&A e com regimes fiscais de neutralidade. Documentos relacionados disponíveis no nosso catálogo: Contrato de Licença de Marca e Contrato de Cessão de Direitos de Autor.

O preenchimento do Contrato de Cessão de Marca em Portugal segue uma sequência prática orientada pelos requisitos de validade do artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) e pelas exigências de averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) consagradas no artigo 32.º do mesmo diploma.

Primeiro passo: identificação das partes. Confirme a denominação social, NIPC, sede e representante legal do cedente e do cessionário através da certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt mediante código de acesso. Para cedente ou cessionário estrangeiro sem estabelecimento estável em Portugal, recolha cópia certificada do documento equivalente do país de origem com apostila de Haia ou legalização consular. Para signatários representantes, anexe procuração com poderes específicos de cessão de marca e reconhecimento presencial de assinatura nos termos do artigo 116.º do Código do Notariado.

Segundo passo: identificação da marca. Recolha do INPI a certidão atualizada da marca com indicação do número de registo, data de registo, classes da Classificação Internacional de Niza, prazo de proteção remanescente, estado de pagamento das taxas de manutenção, eventuais oposições ou ações de invalidade pendentes, e cópia certificada da publicação no Boletim da Propriedade Industrial. Para marcas da União Europeia, recolha certidão do EUIPO. Para marcas internacionais, certidão da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO).

Terceiro passo: âmbito da cessão. Defina explicitamente se a cessão é total (todas as classes registadas) ou parcial (apenas algumas classes ou parte do território de proteção). A cessão parcial implica pedido prévio de divisão administrativa do registo no INPI nos termos do artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial. Liste em anexo as classes incluídas e excluídas com referência à 10ª edição da Classificação Internacional de Niza.

Quarto passo: preço e modo de pagamento. Indique o preço total da cessão, a forma de pagamento (lump-sum único na assinatura, prestações vinculadas a milestones, escrow account até averbamento bem sucedido), e o regime fiscal aplicável. Para cedente pessoa singular, mais-valia tributada em IRS categoria G nos termos do artigo 10.º do CIRS (taxa autónoma de 28% ou englobamento opcional). Para cedente pessoa coletiva, mais-valia tributada em IRC à taxa standard de 21% nos termos do artigo 46.º do CIRC. Confirme a aplicabilidade de IVA à taxa normal de 23% (Código do IVA, Decreto-Lei nº 394-B/84) ou da regra de não sujeição da transmissão de estabelecimento prevista no artigo 3.º nº 4 do CIVA.

Quinto passo: declarações e garantias. Inclua declarações expressas do cedente quanto à titularidade plena da marca, à inexistência de licenças anteriores em vigor (ou identificação completa das licenças existentes), à inexistência de oposições ou ações de invalidade pendentes, à inexistência de ações de contrafação contra a marca, ao pagamento atualizado das taxas de manutenção, e à inexistência de penhoras ou outros ónus. Documente estas declarações com certidões extraídas do INPI e da Conservatória do Registo Comercial.

Sexto passo: assunção de licenças anteriores. Quando existam licenças de marca em vigor concedidas pelo cedente, liste-as em anexo com indicação completa do licenciado, prazo, royalties e território. O cessionário sucede automaticamente na posição de licenciante. Notifique formalmente os licenciados existentes da cessão no prazo de 30 dias, indicando os novos dados de faturação e contacto.

Sétimo passo: cláusula de não concorrência. Quando o cedente mantenha atividade comercial em segmento próximo, considere a inclusão de cláusula de não concorrência limitada (proibição de registar ou usar marcas semelhantes no mesmo segmento de mercado por 2 a 5 anos). Respeite o direito da concorrência da União Europeia e nacional (Lei nº 19/2012 de 8 de Maio) e a liberdade de iniciativa económica consagrada no artigo 61.º da Constituição da República Portuguesa.

Oitavo passo: averbamento no INPI. Identifique a parte responsável pelo pedido de averbamento. O cessionário tem interesse direto no averbamento porque sem ele a sua titularidade não é oponível a terceiros nos termos do artigo 32.º do CPI. Submeta o pedido no prazo máximo de 30 dias após assinatura através do portal www.inpi.justica.gov.pt, acompanhado do contrato ou extrato com as cláusulas essenciais, do comprovativo do pagamento da taxa fixada pelo Regulamento de Taxas do INPI, e da procuração quando aplicável. Para marcas da União Europeia, submeta o pedido ao EUIPO. Para marcas internacionais, submeta à OMPI através do INPI.

Nono passo: lei aplicável e foro. Designe a lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) nº 593/2008 (Roma I) e atribua competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011 de 24 de Junho. Para arbitragem, opte pelo Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CAC-CCIP) ao abrigo da Lei nº 63/2011 de 14 de Dezembro.

Décimo passo: assinatura. Após assinatura por escrito particular, recomenda-se reconhecimento presencial das assinaturas perante notário, balcão da Conservatória ou advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006, ou ainda assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital ao abrigo do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e do Decreto-Lei nº 12/2021 de 9 de Fevereiro. Conserve cópia datada com paginação rubricada e o comprovativo do averbamento INPI em arquivo seguro durante toda a vida útil da marca.

Os requisitos legais do Contrato de Cessão de Marca em Portugal resultam do regime específico do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018 de 10 de Dezembro), do regime geral dos contratos do Código Civil (Decreto-Lei nº 47 344 de 25 de Novembro de 1966) e das regras europeias sobre marca da União Europeia consagradas no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Forma. O artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial, aplicável por remissão do artigo 255.º, exige forma escrita ad substantiam para o Contrato de Cessão de Marca, sob pena de nulidade. Não é exigida escritura pública nem reconhecimento presencial das assinaturas, mas o reconhecimento presencial perante notário, balcão da Conservatória ou advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006 reforça a força probatória. A assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital tem o mesmo valor da assinatura manuscrita ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS).

Averbamento no INPI. O artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial estabelece que a transmissão e a constituição de direitos sobre a marca devem ser averbadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para produzirem efeitos perante terceiros. O incumprimento do averbamento não invalida o contrato entre as partes mas torna a cessão inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do cedente em sede de penhora. O cessionário não averbado não pode renovar a marca em seu nome, intervir em ações de oposição a registos posteriores, nem deduzir ações de contrafação em nome próprio.

Capacidade e legitimidade. As partes devem ter capacidade jurídica para contratar nos termos dos artigos 67.º a 130.º do Código Civil. Para sociedades por quotas (Lda.), a vinculação faz-se pelos gerentes nos termos dos artigos 252.º a 261.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86), com poderes confirmados pela certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial datada dos últimos 90 dias. Para sociedades anónimas (SA), pelo conselho de administração nos termos dos artigos 405.º e seguintes do CSC. A vinculação por procurador exige procuração com poderes específicos de alienação de marca nos termos do artigo 116.º do Código do Notariado.

Titularidade plena e disponibilidade. O cedente deve ser titular registado da marca no INPI à data da cessão, sem ónus que afetem a transmissibilidade (penhora, arresto, hipoteca registada nos termos do artigo 6.º do CPI). A cessão de marca onerada por penhora exige consentimento do credor exequente sob pena de ineficácia perante a execução. A cessão de marca em copropriedade exige consentimento de todos os comproprietários nos termos da regra geral do artigo 1408.º do Código Civil aplicável por analogia.

Regime fiscal. A cessão onerosa gera mais-valia tributada para o cedente. Para cedente pessoa singular, em sede de IRS categoria G nos termos do artigo 10.º do Código do IRS (Decreto-Lei nº 442-A/88), com taxa autónoma de 28% ou englobamento opcional. Para cedente pessoa coletiva, em sede de IRC à taxa standard de 21% nos termos do artigo 46.º do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88), com possibilidade de aplicação do regime de neutralidade fiscal das fusões e cisões nos termos do artigo 73.º do CIRC quando a cessão integre operação de reorganização. A cessão está sujeita a IVA à taxa normal de 23% nos termos do Código do IVA (Decreto-Lei nº 394-B/84), salvo aplicação da regra de transmissão de unidade económica do artigo 3.º nº 4 do CIVA. Para cedente não residente sem estabelecimento estável em Portugal, aplica-se retenção na fonte sobre a mais-valia nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção bilateral para evitar a dupla tributação.

Direito da concorrência. As cláusulas restritivas associadas à cessão (designadamente cláusula de não concorrência pós-cessão) devem respeitar o Regime Jurídico da Concorrência aprovado pela Lei nº 19/2012 de 8 de Maio e o direito europeu. As restrições acessórias necessárias para preservar o valor da marca cedida (típicamente cláusula de não concorrência por 2 a 5 anos limitada ao segmento de mercado e ao território de actividade) são em regra admitidas como restrições acessórias não anticoncorrenciais.

Marca europeia. Para marca da União Europeia registada no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), a cessão é regulada pelo artigo 20.º do Regulamento (UE) 2017/1001. A cessão deve ser por escrito e submetida ao EUIPO para averbamento. Sem averbamento, o cessionário não pode invocar direitos derivados da marca europeia perante terceiros.

Marca internacional. Para marca internacional registada ao abrigo do Acordo ou do Protocolo de Madrid administrados pela OMPI, a cessão é submetida à Secretaria Internacional da OMPI através do INPI no formulário MM5, com pagamento de taxa internacional fixada pelo Regulamento Comum.

Prescrição. As ações fundadas em incumprimento contratual prescrevem em 20 anos nos termos do artigo 309.º do Código Civil. As ações por evicção e por defeitos da coisa cedida prescrevem em 6 meses a contar do conhecimento (artigos 916.º e 917.º do Código Civil).

Os erros mais frequentes na celebração do Contrato de Cessão de Marca em Portugal comprometem a validade do contrato perante o Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa, expõem o cessionário ao risco de aquisição precária da marca e podem gerar litígios fiscais com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Falta de forma escrita. Cessões celebradas verbalmente ou por simples troca de mensagens electrónicas sem assinatura qualificada são nulas por violação do artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) que exige forma escrita ad substantiam. A nulidade pode ser invocada por qualquer interessado e gera dever de restituição mútua dos rendimentos auferidos. A solução é redigir contrato escrito completo com assinaturas reconhecidas ou assinatura eletrónica qualificada.

Omissão do averbamento no INPI. A não submissão da cessão a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial torna a transmissão inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do cedente em sede de penhora. O cessionário não averbado não pode renovar a marca em seu nome, intervir em ações de oposição a registos posteriores nem deduzir ações de contrafação em nome próprio. A solução é submeter o pedido de averbamento no prazo máximo de 30 dias após assinatura.

Due diligence insuficiente sobre ónus e licenças. A aquisição de marca onerada por penhora não declarada, por licença anterior em vigor ou por ação de invalidade pendente expõe o cessionário a perdas substanciais. A solução é obter prévia certidão atualizada do INPI com indicação de todos os ónus e averbamentos, certidão da Conservatória do Registo Comercial sobre o cedente, e declarações expressas do cedente garantindo a inexistência de defeitos.

Falta de divisão registal na cessão parcial. Cessões relativas apenas a algumas classes de produtos ou serviços que não sejam precedidas de pedido formal de divisão administrativa do registo no INPI nos termos do artigo 226.º do Código da Propriedade Industrial geram registos partilhados sem clareza de titularidade. A solução é submeter previamente o pedido de divisão administrativa, aguardar a atribuição de novos números de registo individualizados e proceder à cessão dos novos registos cindidos.

Ignorância das licenças anteriores. Cessionários que adquirem marca onerada por licença anterior em vigor concedida pelo cedente nos termos do artigo 256.º do Código da Propriedade Industrial sucedem automaticamente na posição de licenciante por aplicação do princípio da continuidade, ficando vinculados ao cumprimento das obrigações contratuais (designadamente exclusividade territorial e mínimos garantidos). A solução é obter declaração do cedente sobre a inexistência de licenças e, em caso afirmativo, juntar cópia de todas as licenças em anexo ao contrato de cessão.

Valorização inadequada para preços de transferência. Cessões intra-grupo sem avaliação fundamentada do valor da marca por método aceite (royalty relief, comparáveis de mercado, custo histórico capitalizado) podem ser corrigidas pela AT ao abrigo das regras de preços de transferência do artigo 63.º do Código do IRC, com lançamento adicional de IRC sobre o cedente e ajustamento correspondente no cessionário. A solução é encomendar avaliação independente a perito reconhecido (revisor oficial de contas, consultora especializada) com relatório fundamentado.

Falta de cláusula de não concorrência. A omissão de cláusula que limite a faculdade do cedente registar ou usar marcas semelhantes no mesmo segmento de mercado após a cessão pode esvaziar o valor económico da marca adquirida. A jurisprudência do Tribunal da Propriedade Intelectual tem reconhecido proibição implícita decorrente do dever de boa fé do artigo 762.º nº 2 do Código Civil mesmo na ausência de cláusula expressa, mas a previsão contratual evita litígios sobre o âmbito e a duração.

Descuido com marcas internacionais. Cessões de marcas da União Europeia ou de marcas internacionais que se limitam ao averbamento no INPI sem submissão paralela ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) ou à Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) deixam o cessionário sem proteção fora do território português. A solução é submeter pedidos paralelos a todas as autoridades onde a marca esteja registada.