Contrato de Licença de Patente em Portugal

O Contrato de Licença de Patente é o documento empresarial celebrado em Portugal ao abrigo de Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) artigos 31.º a 34.º.

O artigo 31.º do Código da Propriedade Industrial estabelece que os direitos emergentes do pedido de patente, da patente concedida ou do modelo de utilidade podem ser objeto de licença total ou parcial, gratuita ou onerosa, em determinada zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior. A licença pode ser exclusiva (o licenciante obriga-se a não conceder outras licenças no território e período acordados, podendo até abster-se de explorar a invenção em concorrência) ou não exclusiva (coexistência de múltiplos licenciados). A jurisprudência portuguesa, em particular do Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa, criado pela Lei nº 46/2011 de 24 de Junho, tem sublinhado a relevância prática desta distinção quanto à legitimidade ativa para acionar contrafação.

A forma escrita do Contrato de Licença de Patente em Portugal é exigida ad substantiam pelo artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial, sob pena de nulidade. O contrato deve ainda ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para produzir efeitos perante terceiros nos termos do artigo 32.º do CPI: o registo confere oponibilidade erga omnes da licença, evita conflitos com licenciados subsequentes e permite ao licenciado intervir como auxiliar nas ações de contrafação contra terceiros.

Distingue-se da cessão de patente regulada pelo artigo 30.º do Código da Propriedade Industrial pela natureza do direito transmitido: a cessão transfere a titularidade plena da patente para o cessionário, com efeito perpétuo dentro do prazo de proteção da patente; a licença atribui apenas uma faculdade de exploração temporária e revertível. Distingue-se também do contrato de transferência de tecnologia ou know-how, que abrange informação técnica não patenteada coberta pelo regime do segredo comercial dos artigos 313.º a 320.º do CPI.

A licença está sujeita ao Regulamento (UE) nº 316/2014 da Comissão Europeia sobre acordos de transferência de tecnologia, que estabelece as condições para a isenção por categoria de práticas verticais entre concorrentes e não concorrentes em mercados de tecnologia, e ao Regime Jurídico da Concorrência aprovado pela Lei nº 19/2012 de 8 de Maio. A Autoridade da Concorrência (AdC) é competente para investigar restrições graves (cláusulas no-challenge, fixação de preços a jusante, repartição de mercado) e pode aplicar coimas até 10% do volume de negócios anual mundial nos termos do artigo 69.º da Lei 19/2012, com recurso jurisdicional para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) sediado em Santarém.

O regime fiscal da licença é regulado pelo Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88) e pelo Código do IRS (Decreto-Lei nº 442-A/88). Os royalties pagos a licenciante residente são tributados em sede de IRC à taxa de 21% (ou IRS categoria E). Os royalties pagos a licenciante não residente sem estabelecimento estável em Portugal estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC, taxa frequentemente reduzida pelas convenções bilaterais para evitar a dupla tributação que Portugal celebrou com mais de 80 jurisdições. O regime patent box previsto no artigo 50.º-A do CIRC permite a redução em 50% da tributação dos rendimentos provenientes da cessão ou do uso de patentes registadas em Portugal.

O Contrato de Licença de Patente em Portugal é necessário sempre que o titular de uma patente nacional concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), de uma patente europeia validada em Portugal nos termos da Convenção sobre a Patente Europeia, ou de uma patente internacional designada para Portugal através do PCT, pretenda permitir a exploração industrial da invenção por terceiro mediante remuneração, sem transferir a titularidade plena do direito.

Empresas industriais que detêm carteira de patentes mas não dispõem de capacidade produtiva ou de canal comercial em todos os setores ou territórios em que a patente é válida recorrem ao Contrato de Licença de Patente em Portugal para monetizar a invenção. A indústria farmacêutica é um setor paradigmático: laboratórios titulares de patentes de moléculas inovadoras licenciam o fabrico e a comercialização a parceiros locais autorizados pelo INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em troca de royalties calculados como percentagem das vendas líquidas. As licenças farmacêuticas em Portugal seguem ainda o regime específico da Lei nº 62/2011 de 12 de Dezembro sobre litígios em matéria de patentes de medicamentos.

Universidades e centros de investigação como o Instituto Pedro Nunes (IPN), o INESC TEC, o LIP — Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, e os centros associados à FCT — Fundação para a Ciência e a Tecnologia recorrem ao Contrato de Licença de Patente em Portugal para transferir tecnologia desenvolvida em projetos académicos para spin-offs ou parceiros industriais. A Lei nº 50/2018 de 16 de Agosto sobre transferência de competências para as autarquias e a Lei-Quadro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional aprovada pelo Decreto-Lei nº 124/99 enquadram esta atividade.

Startups inscritas na Startup Portugal e empresas de base tecnológica incubadas em estruturas como a Beta-i, a Building Global Innovators ou o UPTEC — Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto recorrem ao Contrato de Licença de Patente em Portugal como instrumento de captação de capital: a licença a favor de investidor industrial pode ser parte integrante de uma ronda de financiamento ou de um acordo de joint venture nos termos do artigo 405.º do Código Civil.

Grupos económicos internacionais que integram subsidiárias portuguesas constituídas como sociedades por quotas (Lda) ou anónimas (SA) ao abrigo do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86) recorrem ao Contrato de Licença de Patente em Portugal como instrumento de planeamento fiscal intra-grupo, beneficiando do regime patent box do artigo 50.º-A do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88) que permite a redução em 50% da tributação dos rendimentos provenientes da cessão ou do uso de patentes registadas em Portugal.

No setor de tecnologias verdes e energias renováveis sob a supervisão da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o Contrato de Licença de Patente em Portugal viabiliza a transferência de tecnologia entre desenvolvedores e operadores. As soluções de eficiência energética, geração fotovoltaica, eólica offshore e armazenamento de hidrogénio verde são frequentemente protegidas por patentes europeias validadas em Portugal e licenciadas a operadores nacionais.

No setor da defesa supervisionado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e em projetos sob a Agência Europeia de Defesa (EDA), as licenças de patente seguem regime específico, frequentemente acompanhadas de cláusulas de end-use, controlo de exportação e sigilo reforçado nos termos da Lei nº 49/2009 de 5 de Agosto sobre comércio externo de produtos de defesa.

Na fase de litígio por contrafação de patente perante o Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa, o Contrato de Licença de Patente em Portugal pode ser parte integrante de acordo transaccional que ponha termo ao processo, com o infrator a transformar-se em licenciado regular mediante pagamento retroativo e prospetivo de royalties. Esta solução evita a injunção de cessação imediata da atividade e permite a continuidade da exploração comercial sob enquadramento legal.

O Contrato de Licença de Patente em Portugal exige clausulado denso que articule a regulação específica do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) com o regime geral dos contratos do Código Civil e o direito da concorrência da União Europeia. O artigo 31.º nº 5 do CPI exige forma escrita ad substantiam, sob pena de nulidade do contrato.

Identificação rigorosa das partes. Para o licenciante, denominação social, NIPC, sede e representante legal confirmados pela certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt. Para o licenciado, idêntica documentação acrescida da certidão comprovativa do registo da atividade na CAE relevante e, em setores regulados, da licença operacional aplicável (autorização INFARMED para produção farmacêutica, certificação por organismo notificado para dispositivos médicos sob o Regulamento UE 2017/745).

Identificação precisa da patente licenciada. Indicação do número de pedido e número de concessão atribuídos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), data de concessão, data de prioridade, território de proteção (Portugal nacional, patente europeia validada em Portugal nos termos da Convenção sobre a Patente Europeia, patente PCT designada para Portugal), título da invenção, classificação da Classificação Internacional de Patentes (CIP), estado da patente (em vigor, com taxas anuais pagas, em fase de oposição, com pedido divisional pendente). A inclusão de cópia certificada da publicação da patente em anexo é prática essencial.

Âmbito da licença. Distinção clara entre licença exclusiva (o licenciante obriga-se a não conceder outras licenças no território e período acordados nos termos do artigo 31.º nº 4 do CPI), licença única (sole) com possibilidade de exploração própria pelo licenciante, e licença não exclusiva. Definição do território (Portugal continental, ilhas dos Açores, ilhas da Madeira ou subáreas), do âmbito material (todas as reivindicações da patente ou apenas algumas), do âmbito setorial (utilização restrita a certos campos de aplicação industrial), e da duração (período da patente ou prazo inferior).

Direitos e deveres. O licenciante obriga-se a manter a patente em vigor através do pagamento das taxas anuais ao INPI nos termos do artigo 367.º do CPI, sob pena de caducidade que extingue automaticamente a licença. O licenciado obriga-se a explorar industrialmente a invenção (cláusula de exploração efetiva, com obrigação de informação periódica sobre vendas e quotas de mercado), a utilizar marcações apropriadas ('Patente n.º XYZ' ou 'Patent Pending'), a respeitar o âmbito da licença e a colaborar na defesa da patente contra contrafação por terceiros nos termos do artigo 347.º do CPI.

Royalties e contrapartida. Indicação clara da base de cálculo (preço de venda líquido, valor unitário do produto licenciado, percentagem do volume de negócios, montante fixo periódico ou combinação), da percentagem aplicável (entre 1% e 10% nas indústrias químicas e farmacêuticas, 3% a 7% em mecânica, 5% a 15% em software incorporado), do mínimo garantido (minimum royalty payment), do regime de relatórios trimestrais ou semestrais, do direito de auditoria do licenciante por revisor oficial de contas independente, e do regime fiscal aplicável (retenção na fonte de IRC à taxa de 25% para licenciante não residente nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção bilateral; benefício do regime patent box do artigo 50.º-A do CIRC para licenciante residente).

Melhorias e patentes derivadas. Regulação do regime de aperfeiçoamentos (improvements) desenvolvidos pelo licenciado durante a vigência do contrato: titularidade automática para o licenciante, licença em retorno (grant-back) ao licenciante, ou titularidade conjunta. As cláusulas de cessão obrigatória de melhorias podem entrar em conflito com o artigo 5.º nº 1 alínea b) do Regulamento (UE) nº 316/2014 da Comissão sobre transferência de tecnologia, que considera restrição grave a obrigação de cessão exclusiva de melhorias separáveis, sendo admitida apenas a licença não exclusiva.

Garantias e indemnização. Declarações do licenciante quanto à titularidade da patente, à inexistência de oposições pendentes, à inexistência de ações de invalidade, à inexistência de licenças anteriores conflituantes. Regime de indemnização em caso de declaração judicial de invalidade da patente nos termos do artigo 113.º do CPI ou em caso de ação de contrafação de terceiro. Cláusula de no-challenge (proibição do licenciado contestar a validade da patente) sujeita a escrutínio concorrencial pelo Regulamento UE 316/2014 — a obrigação contratual de não contestar pode ser admitida quando o contrato preveja a faculdade de cessação por iniciativa do licenciante em caso de contestação.

Resolução por incumprimento. Causas tipificadas — atraso superior a 60 dias no pagamento de royalties, exploração fora do âmbito autorizado, sublicenciamento não autorizado, contestação da validade da patente, insolvência do licenciado declarada nos termos do CIRE (DL 53/2004) — e regime de pré-aviso de cura (cure period típico de 30 dias).

Averbamento no INPI. Obrigação de averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do CPI, com indicação da parte responsável pelo pedido e pelo pagamento das taxas. O averbamento confere oponibilidade erga omnes da licença, evita conflitos com licenciados subsequentes e permite ao licenciado intervir como auxiliar nas ações de contrafação.

Lei aplicável e foro. Designação da lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) nº 593/2008 (Roma I) e atribuição de competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011, com recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.

A forms-legal.com disponibiliza este modelo de Contrato de Licença de Patente em Portugal como ponto de partida operacional para a transferência de tecnologia patenteada. A redação final deve ser revista por advogado especializado em propriedade industrial inscrito na Ordem dos Advogados, em particular quanto à articulação com o direito da concorrência e com convenções fiscais bilaterais. Documentos relacionados disponíveis no nosso catálogo: Contrato de Licença de Marca e Acordo de Confidencialidade Empresarial.

O preenchimento do Contrato de Licença de Patente em Portugal segue uma sequência prática orientada pelo cumprimento dos requisitos de validade impostos pelo Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018), pelas exigências de averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e pelas regras europeias de transferência de tecnologia.

Primeiro passo: identificação das partes. Confirme a denominação social, NIPC, sede e representante legal do licenciante e do licenciado através da certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial obtida em www.empresaonline.pt. Para licenciante estrangeiro sem estabelecimento estável em Portugal, recolha cópia certificada do documento equivalente do país de origem com apostila de Haia ou legalização consular. Para signatários representantes, anexe procuração com reconhecimento presencial de assinatura nos termos do artigo 116.º do Código do Notariado.

Segundo passo: identificação da patente. Recolha do INPI a certidão atualizada da patente com indicação do número, data de concessão, estado de pagamento das taxas anuais, eventuais oposições ou pedidos de invalidade pendentes, e cópia certificada da publicação no Boletim da Propriedade Industrial. Para patentes europeias validadas em Portugal, junte tradução portuguesa apresentada ao INPI nos termos do artigo 81.º do CPI. Liste em anexo as reivindicações cobertas pela licença e as eventualmente excluídas.

Terceiro passo: âmbito da licença. Defina explicitamente se a licença é exclusiva (com obrigação do licenciante de não conceder outras licenças no território e período acordados), única (sole, com faculdade do licenciante explorar a invenção em paralelo) ou não exclusiva. Indique o território (Portugal continental, Açores, Madeira, ou subáreas geográficas), o âmbito material (todas as reivindicações ou apenas algumas), o âmbito setorial (utilização restrita a certos campos de aplicação industrial — por exemplo, uso veterinário e não humano de princípio activo farmacêutico) e a duração (até ao termo da patente ou prazo inferior).

Quarto passo: royalties. Defina a base de cálculo dos royalties — preço de venda líquido (deduzidos descontos comerciais, devoluções e IVA), valor unitário do produto licenciado, percentagem do volume de negócios anual, montante fixo periódico (lump-sum) ou combinação. Indique a percentagem aplicável conforme as práticas do setor: 1% a 10% para química e farmácia, 3% a 7% para mecânica e equipamento industrial, 5% a 15% para software incorporado. Inclua mínimo garantido anual (minimum royalty payment) que assegure rendimento mínimo ao licenciante mesmo em caso de exploração reduzida pelo licenciado.

Quinto passo: regime de relatórios e auditoria. Especifique a periodicidade dos relatórios de exploração (trimestral ou semestral), o conteúdo mínimo (volume produzido, volume vendido, preço médio, mercados de destino), o prazo de pagamento (tipicamente 30 dias após emissão do relatório) e o direito do licenciante a auditoria por revisor oficial de contas independente, com periodicidade máxima anual e custo a cargo do licenciante salvo se a auditoria revelar diferença superior a 5% do valor declarado.

Sexto passo: regime fiscal. Confirme o enquadramento fiscal do licenciante. Para licenciante residente em Portugal, aplica-se o regime patent box do artigo 50.º-A do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88) com redução em 50% da tributação dos rendimentos. Para licenciante não residente sem estabelecimento estável em Portugal, aplica-se retenção na fonte à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC, salvo redução por convenção bilateral para evitar a dupla tributação (Portugal celebrou convenções com mais de 80 jurisdições; consulte o portal das Finanças para confirmar a taxa aplicável).

Sétimo passo: melhorias. Regule explicitamente o destino dos aperfeiçoamentos desenvolvidos pelo licenciado durante a vigência do contrato. Evite cláusulas de cessão exclusiva obrigatória de melhorias separáveis, que constituem restrição grave nos termos do artigo 5.º nº 1 alínea b) do Regulamento (UE) nº 316/2014 da Comissão sobre transferência de tecnologia. A solução compatível é a licença não exclusiva em retorno (non-exclusive grant-back) ao licenciante.

Oitavo passo: averbamento no INPI. Identifique a parte responsável pelo pedido de averbamento da licença no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial. O averbamento confere oponibilidade erga omnes da licença e deve ser submetido em formulário próprio acompanhado do contrato (ou extrato), do comprovativo de pagamento da taxa e da procuração quando aplicável.

Nono passo: lei aplicável e foro. Designe a lei portuguesa nos termos do artigo 3.º do Regulamento (CE) nº 593/2008 (Roma I) e atribua competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual sediado em Lisboa nos termos da Lei nº 46/2011 de 24 de Junho. Para arbitragem, opte pelo Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CAC-CCIP) ao abrigo da Lei nº 63/2011, com regras especiais de confidencialidade do procedimento.

Décimo passo: assinatura e averbamento. Após assinatura com reconhecimento presencial perante notário, balcão da Conservatória ou advogado, ou ainda assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão, submeta o pedido de averbamento da licença no INPI no prazo de 30 dias. Conserve cópia datada com paginação rubricada em arquivo seguro durante toda a vigência do contrato e por mais 10 anos.

Os requisitos legais do Contrato de Licença de Patente em Portugal resultam do regime específico do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018 de 10 de Dezembro), do regime geral dos contratos do Código Civil (Decreto-Lei nº 47 344 de 25 de Novembro de 1966), do Regime Jurídico da Concorrência aprovado pela Lei nº 19/2012 de 8 de Maio e do direito europeu da concorrência aplicável à transferência de tecnologia.

Forma. O artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial exige forma escrita ad substantiam para o Contrato de Licença de Patente, sob pena de nulidade. Não é exigida escritura pública nem reconhecimento presencial das assinaturas, mas o reconhecimento presencial perante notário, balcão da Conservatória ou advogado nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 76-A/2006 reforça a força probatória. A assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital tem o mesmo valor da assinatura manuscrita ao abrigo do artigo 25.º do Regulamento (UE) 910/2014 (eIDAS) e do Decreto-Lei nº 12/2021 de 9 de Fevereiro.

Averbamento no INPI. O artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial estabelece que a transmissão e a constituição de direitos sobre a patente, incluindo a licença, devem ser averbadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para produzirem efeitos perante terceiros. O pedido de averbamento é submetido em formulário próprio do INPI, acompanhado do contrato ou do extrato com as cláusulas essenciais, do comprovativo de pagamento da taxa e da procuração quando aplicável. O incumprimento do averbamento não invalida o contrato entre as partes mas torna a licença inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do licenciante em sede de penhora.

Capacidade e legitimidade. As partes devem ter capacidade jurídica para contratar nos termos dos artigos 67.º a 130.º do Código Civil. Para sociedades por quotas (Lda.), a vinculação faz-se pelos gerentes nos termos dos artigos 252.º a 261.º do Código das Sociedades Comerciais (Decreto-Lei nº 262/86). Para sociedades anónimas (SA), pelo conselho de administração nos termos dos artigos 405.º e seguintes do CSC. A certidão permanente da Conservatória do Registo Comercial datada dos últimos 90 dias confirma a legitimidade. A vinculação por procurador exige procuração com poderes específicos de outorga de licença.

Direito da concorrência. As cláusulas restritivas do Contrato de Licença de Patente devem respeitar o Regulamento (UE) nº 316/2014 da Comissão sobre acordos de transferência de tecnologia. O Regulamento isenta acordos entre não concorrentes com quota de mercado conjunta inferior a 30% e entre concorrentes com quota inferior a 20%. Acima destes limiares, a isenção depende da inexistência de restrições graves: fixação de preços de revenda, restrições territoriais absolutas (incluindo proibição de vendas passivas), restrições de produção em mercados não recíprocos, restrições à exploração própria pelo licenciado da sua tecnologia. A Autoridade da Concorrência (AdC) é competente para investigar infrações e aplicar coimas até 10% do volume de negócios anual mundial nos termos do artigo 69.º da Lei nº 19/2012, com recurso jurisdicional para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS) sediado em Santarém.

Regime fiscal. Os royalties pagos a licenciante residente em Portugal beneficiam do regime patent box do artigo 50.º-A do Código do IRC (Decreto-Lei nº 442-B/88), com redução em 50% da tributação dos rendimentos provenientes da cessão ou do uso de patentes registadas. Os royalties pagos a licenciante não residente sem estabelecimento estável em Portugal estão sujeitos a retenção na fonte à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC, sem prejuízo da redução por convenção bilateral para evitar a dupla tributação. A faturação do licenciante residente está sujeita a IVA à taxa normal de 23% nos termos do Código do IVA (Decreto-Lei nº 394-B/84), com obrigação de faturação certificada, ATCUD e QR code desde 2022 nos termos da Portaria nº 195/2020.

Manutenção da patente em vigor. O artigo 367.º do Código da Propriedade Industrial exige o pagamento de taxas anuais para manutenção da patente em vigor durante o seu prazo de proteção máximo de 20 anos a contar da data do pedido. O incumprimento do pagamento gera caducidade automática que extingue a patente e a licença associada. O contrato deve identificar a parte responsável pelo pagamento das taxas anuais e prever consequências indemnizatórias em caso de incumprimento.

Litígios em matéria de patentes farmacêuticas. A Lei nº 62/2011 de 12 de Dezembro estabelece um regime especial para litígios entre titulares de patentes de medicamentos e requerentes de autorização de introdução no mercado de medicamentos genéricos perante o INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. O Tribunal Arbitral Necessário decide estes litígios em primeira instância com recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. A licença com efeito sobre medicamentos sujeitos a autorização de introdução no mercado deve atender a este regime específico.

Prescrição. As ações fundadas em incumprimento contratual prescrevem em 20 anos nos termos do artigo 309.º do Código Civil. As ações por contrafação de patente nos termos dos artigos 347.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial prescrevem em 5 anos a contar do conhecimento do facto (artigo 327.º do CPI).

Os erros mais frequentes na celebração do Contrato de Licença de Patente em Portugal comprometem a validade do contrato perante o Tribunal da Propriedade Intelectual em Lisboa, expõem as partes a sanções administrativas da Autoridade da Concorrência (AdC) e podem gerar litígios fiscais com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Falta de forma escrita. Contratos de licença celebrados verbalmente ou por simples troca de mensagens electrónicas sem assinatura qualificada são nulos por violação do artigo 31.º nº 5 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 110/2018) que exige forma escrita ad substantiam. A nulidade pode ser invocada por qualquer interessado e gera dever de restituição mútua dos rendimentos auferidos. A solução é redigir contrato escrito completo com assinaturas reconhecidas ou assinatura eletrónica qualificada com Cartão de Cidadão.

Omissão do averbamento no INPI. A não submissão da licença a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial nos termos do artigo 32.º do Código da Propriedade Industrial torna a licença inoponível a terceiros adquirentes de boa fé e a credores do licenciante em sede de penhora. O licenciado pode ver a sua licença extinta por aquisição da patente por terceiro de boa fé que ignore a sua existência. A solução é submeter o pedido de averbamento no prazo máximo de 30 dias após assinatura e conservar o comprovativo do INPI.

Cláusulas hardcore proibidas pelo direito da concorrência. A inclusão de cláusulas de fixação de preços de revenda do produto licenciado, de proibição absoluta de vendas passivas para fora do território concedido, de proibição de o licenciado explorar a sua própria tecnologia ou de cessão exclusiva obrigatória de melhorias separáveis constitui restrição grave nos termos do artigo 5.º do Regulamento (UE) nº 316/2014 da Comissão sobre transferência de tecnologia, retirando o benefício da isenção por categoria e expondo as partes a coimas até 10% do volume de negócios anual mundial pela Autoridade da Concorrência (AdC) ao abrigo do artigo 69.º da Lei nº 19/2012.

Definição imprecisa do âmbito da licença. A redação genérica do tipo "licença para exploração industrial da patente" sem especificação do território, das reivindicações cobertas, do âmbito setorial e da duração gera litígios sobre extensão da autorização. A solução é elencar em anexo as reivindicações específicas cobertas, indicar o território com referência aos códigos NUTS II do INE e definir o âmbito setorial por referência a códigos CAE ou Classificação Internacional de Patentes.

Omissão de cláusula sobre invalidade. A ausência de regime para a hipótese de declaração judicial de invalidade da patente nos termos do artigo 113.º do Código da Propriedade Industrial gera litígios sobre a obrigação de restituir royalties pagos retroativamente. A solução é prever expressamente a inexistência de obrigação de restituição de royalties pagos antes da declaração de invalidade (regime de exploração efetiva passada), salvo prova de má fé do licenciante quanto à invalidade originária da patente.

Falta de retenção na fonte. Licenciados que pagam royalties a licenciante não residente sem estabelecimento estável em Portugal sem efectuar a retenção na fonte de IRC à taxa de 25% nos termos do artigo 94.º do CIRC sujeitam-se a coima da AT e à responsabilidade subsidiária pelo imposto não retido nos termos do Regime Geral das Infrações Tributárias (Lei nº 15/2001). A solução é confirmar previamente o enquadramento fiscal do licenciante, identificar a convenção bilateral aplicável para redução da taxa e juntar os formulários Modelo 21-RFI ou equivalente.

Ausência de cláusula de auditoria. A omissão do direito do licenciante a auditar a contabilidade do licenciado por revisor oficial de contas independente impede o controlo efetivo dos royalties devidos sobre vendas líquidas. A jurisprudência tem reconhecido este direito como decorrente da boa fé contratual nos termos do artigo 762.º nº 2 do Código Civil mesmo na ausência de cláusula expressa, mas a previsão contratual evita litígios sobre o âmbito e a periodicidade.

Falta de previsão de manutenção da patente. A omissão da identificação da parte responsável pelo pagamento das taxas anuais ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nos termos do artigo 367.º do CPI gera caducidade da patente que extingue a licença e priva o licenciado do direito explorado. A solução é atribuir ao licenciante a obrigação de manter a patente em vigor com cláusula penal indemnizatória em caso de caducidade por incumprimento.