Tavaramerkin siirtosopimus Suomi

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa on kirjallinen oikeudellinen asiakirja, jolla tavaramerkin nykyinen haltija (luovuttaja) siirtää tavaramerkkioikeuden pysyvästi toiselle osapuolelle (saajalle) tavaramerkkilain (544/2019) 53 §:n nojalla. Siirto tarkoittaa, että saajasta tulee tavaramerkin uusi laillinen haltija kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, ja saajalla on oikeus hakea rekisteröintitietojen muuttamista PRH:ssa (Patentti- ja rekisterihallitus) tai EUIPO:ssa (Euroopan unionin teollisoikeusvirasto).

Tavaramerkki on teollinen suojamuoto, joka antaa sen haltijalle yksinoikeuden käyttää merkintää — sanaa, kuviota, väriä, ääntä tai näiden yhdistelmää — tiettyjen tavaroiden tai palveluiden tunnuksena. Tavaramerkkilain (544/2019) 3 §:n mukaan tavaramerkki saa suojan joko rekisteröimällä sen PRH:ssa tai vakiinnuttamalla se käytöllä (vakiintunut merkki). Rekisteröity tavaramerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröimispäivästä ja uudistettavissa toistaiseksi tavaramerkkilain (544/2019) 24 §:n mukaisesti.

EU-tavaramerkki (EUTM) on EUIPO:n myöntämä koko Euroopan unionin alueella voimassa oleva tavaramerkki, joka kattaa kaikki 27 EU-jäsenvaltiota yhdellä rekisteröinnillä. Suomalaiset yritykset voivat rekisteröidä EU-tavaramerkin suoraan EUIPO:ssa tai Suomen PRH:n kautta muunnetulla hakemuksella. EU-tavaramerkin siirtosopimus tulee ilmoittaa EUIPO:lle EUTM-rekisteröinnin muuttamiseksi. Kansainvälinen tavaramerkki WIPO:n Madridin järjestelmän kautta kattaa valitut maat; siirto edellyttää muutosilmoitusta WIPO:n kansainväliseen rekisteriin ja kussakin nimetyssä kansallisessa virastossa.

Tavaramerkin siirto eroaa tavaramerkkilisenssistä: siirrossa luovuttaja menettää kaikki oikeudet merkkiin pysyvästi, kun taas lisenssisopimuksessa luovuttaja säilyttää omistuksen ja myöntää ainoastaan käyttöoikeuden sovituin ehdoin. Siirto voi tapahtua kokonaan (kaikkine luokkinen) tai osittain (tiettyihin tavaralaji- tai palveluluokkiin rajoitettuna Nizzan kansainvälisen luokitusjärjestelmän mukaan).

Yrityskaupan yhteydessä tavaramerkkiportfolion siirto on osa immateriaalioikeudellista due diligence -prosessia, jossa ostajan asianajotoimisto tarkastaa jokaisen tavaramerkin voimassaolon, mahdolliset vastustusmenettelyt PRH:ssa tai EUIPO:n Invalidity Divisionissa, lisenssirasitukset, panttirasitteet ja siirtokelpoisuuden. Yrityksen brändi voi olla sen arvokkain immateriaalinen omaisuuserä, ja sen huolellinen siirto on liiketoimen kannalta elintärkeää.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa on erityisen ajankohtainen kansainvälistymisen yhteydessä. Suomalainen yritys, joka laajentaa toimintaansa EU-markkinoille, saattaa tarvita EU-tavaramerkin (EUTM) rekisteröintiä EUIPO:ssa; vastaavasti ulkomainen yritys, joka ostaa suomalaisen brändin, tarvitsee siirtosopimuksen muuttaakseen rekisterimerkinnät EUIPO:ssa ja PRH:ssa. Madridin järjestelmässä (WIPO) kansainvälinen tavaramerkki voidaan nimetä useisiin maihin yhdellä hakemuksella, ja siirron rekisteröinti tehdään WIPO:n kansainväliseen rekisteriin sekä kussakin kansallisessa virastossa erikseen. Tavaramerkin siirto on oikeudellisesti sitova kolmansiin nähden vasta rekisterimerkinnästä.

Tavaramerkin arvoon vaikuttavat monet tekijät: brändin tunnettuus ja maine kuluttajien keskuudessa, registerin laajuus (kuinka monessa maassa ja kuinka monessa luokassa rekisteröity), käyttöhistoria ja todisteet tosiasiallisesta käytöstä, lisenssitulot, vireillä olevat oikeudenkäynnit ja kilpailevat merkit. Arvostusraportilla on suuri merkitys erityisesti siirtohinnoittelussa etuyhteysosapuolten välisessä kaupassa (VML 31 §) tai kiistanalaisessa M&A-transaktiossa.

Tavaramerkkilainsäädäntö on Suomessa EU-yhdenmukaistettua: EU:n tavaramerkkilainsäädäntödirektiivi (EU 2015/2436) pantiin täytäntöön tavaramerkkilain kokonaisuudistuksella (544/2019). Rekisteröimätön tavaramerkki saa suojaa vakiintuneisuuden kautta tavaramerkkilain (544/2019) 3 §:n mukaisesti ilman PRH-rekisteröintiä, mutta todistaminen on vaikeampaa. Kauppanimi saa suojaa toiminimilain (128/1979) nojalla; toiminimi ja tavaramerkki ovat erillisiä suojamuotoja, mutta ne kattavat usein saman brändi-identiteetin. Sisämarkkinoiden toimijat hyödyntävät myös suojan yhtenäistämistä: yhteisömerkki (collective mark) soveltuu alan yhteisöjen käyttöön ja sertifiointimerkki (certification mark) tuotteiden laadun tai alkuperän osoittamiseen.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa tarvitaan kaikissa tilanteissa, joissa tavaramerkin omistajuus siirtyy pysyvästi toiselle osapuolelle. Keskeisiä käyttötilanteita ovat seuraavat.

Yrityskauppa ja M&A. Myyvä yhtiö luovuttaa koko liiketoiminnan tai osan siitä ostavalle yhtiölle, johon sisältyy brändi-identiteetti ja siihen liittyvät tavaramerkit. Due diligence -tarkastuksessa ostajan neuvonantajat (asianajotoimistot kuten Dittmar & Indrenius, Roschier tai KPMG) selvittävät tavaramerkkiportfolion kattavuuden, voimassaoloajat ja mahdolliset riitaisuudet Markkinaoikeudessa. Tavaramerkin siirto kirjataan erikseen tai osana laajempaa immateriaalioikeuksien siirtosopimusta.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestysmuutos tai sulautuminen. Absorptiosulautumisessa vastaanottava yhtiö perii sulautuvan yhtiön varat ja velat osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun mukaisesti. Tavaramerkin omistajatiedot tulee kuitenkin muuttaa PRH:ssa ja EUIPO:ssa erikseen, vaikka yleinen varallisuudensiirto tapahtuisikin automaattisesti sulautumismenettelyn kautta.

Startup-yrityksen brändin myyminen. Perustajatiimi tai yksittäinen yrittäjä, joka on rekisteröinyt tavaramerkin omiin nimiinsä ennen yhtiön perustamista, siirtää merkin perustetulle osakeyhtiölle (Oy). PRH:n rekisteriin merkitty henkilöhaltija korvataan yhtiöllä tavaramerkin siirtosopimuksella ja sitä seuraavalla rekisterimuutoksen hakemuksella.

Franchising-järjestely. Franchising-ketjun kehittäjä siirtää tai lisensoi tavaramerkin franchisee-yrityksille. Yksinoikeudellinen lisenssi tai täydellinen siirto yhdelle franchisee-yritykselle valitulla alueella voidaan toteuttaa tavaramerkin siirtosopimuksella.

Brändisalkun optimointi tai luopuminen. Yhtiö, jolla on useita tavaramerkkejä, voi myydä tarpeettomia tai sivutuotemerkkejä kilpailijoille tai sijoittajille. Tavaramerkin myynti on keino realisoida brändin arvo ilman koko liiketoiminnan myymistä. Arvioinnissa hyödynnetään tavaramerkin käyttöhistoriaa, bränditunnettuustutkimuksia ja vertailukauppoja.

Kunnan tai julkisyhteisön brändin siirto. Kaupunki tai kunta voi siirtää kaupallisen brändinsä (esimerkiksi tapahtumabrändinsä tai matkailubrändin) erilliselle organisaatiolle tai yritykselle. Tällaisessa julkisoikeudellisen toimijan siirrossa sovelletaan sekä hallinto-oikeudellisia periaatteita että yksityisoikeudellista tavaramerkkilakia (544/2019). Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö (1397/2016) voi myös tulla sovellettavaksi, jos siirtoon liittyy hankintakynnyksen ylittäviä sopimuksia.

Kansainvälinen laajentuminen ja vientitoiminta. Suomalainen yritys, joka aloittaa vientitoiminnan Yhdysvaltoihin, Aasiaan tai muualle maailmaan, tarvitsee tavaramerkkisuojan kohdemarkkinoilla ennen markkinoilletuloa. Jos merkki on rekisteröity vain Suomessa, yritys on suojaton ulkomailla; kolmas osapuoli voi rekisteröidä saman merkin ja estää markkinoilletulon. Tavaramerkin siirtosopimus ei riitä suojan laajentamiseen; tarvitaan kansalliset tai kansainväliset rekisteröinnit (WIPO Madridin järjestelmä) kohdemaissa.

Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten siirto. Tietyt suomalaiset maantieteelliset merkinnät (esimerkiksi Lapin poro, Rönttönen, Hame-juusto) voivat saada suojaa EU:n maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmässä (PDO, PGI, TSG). Näiden merkintöjen oikeuksia hallinnoivat rekisteröidyt tuottajayhteisöt; maantieteellisten merkintöjen siirtoon sovelletaan erityissääntelyä, joka eroaa tavallisen tavaramerkin siirtosäännöistä.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa sisältää seuraavat elementit oikeudellisen pätevyyden, rekisteröintimuutoksen ja täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi tavaramerkkilain (544/2019) ja oikeustoimilain (228/1929) mukaisesti.

Osapuolten täydellinen yksilöinti. Luovuttajalle ja saajalle: täydellinen toiminimi tai koko nimi, osoite, Y-tunnus (NNNNNNN-N) tai henkilötunnus (DDMMYY-NNNN). Nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja asemineen osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti. PRH:n rekisteritieto on tarkistettava YTJ:stä ennen sopimuksen laadintaa.

Tavaramerkin täsmällinen yksilöinti. Tavaramerkin PRH-rekisterinumero (esimerkiksi 123456) tai EUIPO:n EUTM-numero (esimerkiksi 018123456). Tavaramerkin graafinen esitys tai sanallinen kuvaus. Tavaralaji- ja palveluluokat Nizzan kansainvälisen luokitusjärjestelmän (11. painos, 2023) mukaisesti. Rekisteröintipäivä ja maantieteellinen voimassaoloalue.

Siirron laajuus. Kokonaissiirto (kaikki luokat) tai osittainen siirto (tietyt luokat). Tavaramerkkilain (544/2019) 53 §:n 1 momentin mukaan siirto voi koskea kaikkia tai vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joille merkki on rekisteröity. Rekisteröimättömien merkin käytöstä johtuvat oikeudet (vakiintuneisuus) tulee sopia erikseen.

Korvaus ja maksuehdot. Kauppahinta euroina (ALV 25,5 % lisättynä) tai vastikkeeton siirto. Maksuaikataulu; viivästyskorko korkolain (633/1982) 4 §:n mukaisesti. Tavaramerkin arvo voidaan perustellusti arvioida brändin markkina-arvolla, vertailukauppojen perusteella tai royalty relief -menetelmällä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti etuyhteysosapuolten välisissä kaupoissa.

Rekisteröintimuutos PRH:ssa ja EUIPO:ssa. Velvollisuus hakea rekisterimuutosta PRH:lle (kansallinen) tai EUIPO:lle (EU-tavaramerkki) viipymättä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Siirto tulee voimaan osapuolten välillä allekirjoittamishetkellä; kolmansiin osapuoliin nähden se on voimassa vasta rekisterimerkinnästä tavaramerkkilain (544/2019) 53 §:n 2 momentin nojalla. Rekisterimuutoskulut kustantaa saaja ellei toisin sovita.

Luovuttajan vakuutukset. Tavaramerkki on voimassa; ei uhkaavaa mitätöinti- tai peruuttamismenettelyä PRH:ssa, EUIPO:ssa tai Markkinaoikeudessa. Ei myönnetty yksinoikeudellisia lisenssejä kolmansille ilman ilmoitusta. Ei pantattu, ei muita rasitteita. Ei vireillä olevia kolmansien osapuolten loukkauskanteeita.

Formsista forms-legal.com -mallipohja. Täydellinen tavaramerkin siirtosopimus -malli sekä siihen liittyvät lisenssisopimus- ja salassapitosopimus-mallit löydät maksutta osoitteesta forms-legal.com.

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu. Suomen laki; Markkinaoikeus (tavaramerkkiriitoja käsittelevä erikoistuomioistuin) ensiasteena tai käräjäoikeus yleistoimivaltaisena tuomioistuimena; hovioikeus ja KKO muutoksenhakuasteina. Kiireellisiin tilanteisiin: turvaamistoimi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisesti uhkasakon tehosteella tavaramerkkiloukkauksen lopettamiseksi.

Tietoliikenneala ja digitaaliset tavaramerkit. Verkkotunnukset, sosiaalisen median käyttäjänimet ja muut digitaaliset tunnukset ovat erillisiä tavaramerkeistä, vaikka ne viestivät usein samaa brändi-identiteettiä. Tavaramerkin siirtosopimuksen yhteydessä on suositeltavaa siirtää myös vastaavat verkkotunnukset (Traficom hallinnoi .fi-päätteisiä verkkotunnuksia), sosiaalisen median tilit (Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok) ja muut digitaaliset resurssit erillisessä liitteessä. Nämä eivät siirry automaattisesti tavaramerkkiregisteri-merkinnän muuttumisen yhteydessä.

Kiinteistöoikeudellinen analogia: prioriteetti. Tavaramerkin siirto on kolmansiin nähden voimassa vasta rekisterimerkinnästä, aivan kuten kiinteistönkaupassa lainhuuto on voimassa vasta lainhuudatuksen jälkeen. Tavaramerkkilain (544/2019) 53 §:n 2 momentin mukaan jos samalle merkille rekisteröidään useita siirtoja peräkkäin, prioriteetti on se siirto, joka on ensin merkitty rekisteriin — ei se, joka on allekirjoitettu ensin. Saajan ensisijainen etu on siis hakea rekisterimuutosta viipymättä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Nizzan luokitusjärjestelmä ja luokkalistojen tarkistaminen. Tavaramerkki rekisteröidään tietyissä tavaralaji- tai palveluluokissa Nizzan kansainvälisen luokitusjärjestelmän (11. painos, 2023) mukaisesti. Siirtosopimuksen yhteydessä saajan tulee tarkistaa, että kaikki relevantit luokat ovat siirron piirissä: esimerkiksi teknologiayrityksen brändin siirtoon voidaan tarvita luokka 9 (ohjelmistot, elektroniikka), luokka 35 (liiketoimintapalvelut, kauppa) ja luokka 42 (teknologiapalvelut, ohjelmistokehitys). Luokkaan lisääminen myöhemmin on mahdollista uusilla hakemuksilla, mutta prioriteettietu uusille luokille lasketaan uuden hakemuspäivän mukaan.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa laaditaan huolellisesti seuraavien vaiheiden kautta.

Vaihe 1 — Tarkista tavaramerkin voimassaolo rekisteristä. Suomalaiselle tavaramerkkille: hae PRH:n tavaramerkkirekisteristä (prh.fi) rekisterinumeron tai merkin nimellä. Tarkista voimassaolo (rekisteröintipäivä, uudistamispäivämäärä), haltijan tiedot ja mahdolliset vastustusmenettelyt. EU-tavaramerkkille: hae EUIPO:n TMview-palvelusta (tmview.eu) tai EUIPO:n oman tietokannan kautta. Kansainväliselle tavaramerkille: hae WIPO:n Romarin tietokannasta (romarin.wipo.int). Voimassaolon varmistaminen ennen sopimuksen tekemistä estää tilanteen, jossa ostettu tavaramerkki onkin jo vanhentunut tai se mitätöidään käyttämättömyyden vuoksi.

Vaihe 2 — Yksilöi tavaramerkki täsmällisesti. Merkitse sopimukseen: tavaramerkin PRH-rekisterinumero tai EUIPO:n EUTM-numero; merkin graafinen esitys tai sanallinen kuvaus (sanamerkki: kirjainmuoto; kuviomerkki: kuvauksen sanallinen sisältö); tavaralaji- ja palveluluokat Nizzan luokitusjärjestelmän mukaisesti (esimerkiksi Luokka 9: tietokoneohjelmat, Luokka 35: liiketoimintakonsultointi, Luokka 42: ohjelmistokehitys). Tarkista luetellut luokat PRH:n rekisteritodisteesta.

Vaihe 3 — Päätä siirron laajuus. Kokonaissiirto: kaikki rekisteröintiin kuuluvat luokat siirtyvät saajalle. Osittainen siirto: vain tietyt luokat siirtyvät — esimerkiksi teknologiapalveluja koskevat luokat siirtyvät ostavalle yhtiölle, kun taas elintarvikkeita koskevat luokat jäävät luovuttajalle. Tavaramerkkilaki (544/2019) 53 §:n 1 momentti sallii osittaisen siirron.

Vaihe 4 — Sovi kauppahinnasta ja maksuehdoista. Tavaramerkin arvo perustuu brändin tunnettuuteen, liikevaihdon määrään, rekisteröintien laajuuteen ja tulevaisuuden kaupalliseen potentiaaliin. Etuyhteysosapuolten välisessä kaupassa Verohallinto edellyttää markkinaehtoista hinnoittelua VML 31 §:n nojalla; arvioinnissa voidaan käyttää royalty relief -menetelmää (diskonttattu rojaltitulovirta) tai vertailumyyntejä. Aseta maksupäivä, valuutta (EUR), ALV 25,5 % lisätty erikseen, viivästyskorkoehto korkolain (633/1982) 4 §:n mukaan.

Vaihe 5 — Sovi rekisterimuutoksen hakemisesta. Sopimuksessa sovitaan, kumpi osapuoli hakee rekisterimuutosta ja mihin mennessä. Käytännössä saaja hakee muutoksen, koska hänen intressissään on tulla merkityksi rekisteriin uudeksi haltijaksi kolmansiin nähden. PRH:n hakemuslomake (tavaramerkkirekisterin muutokset) tai EUIPO:n online-hakujärjestelmä. Rekisterimuutoksen viranomaiskulut (PRH 2026: n. 150-200 € per luokka) kustantaa saaja ellei toisin sovita.

Vaihe 6 — Allekirjoita oikeaoppisesti. Molempien osapuolten allekirjoitus. PRH voi vaatia sopimuksen oikeaksi todistamisen (notaarivarmennus tai apostille) kansainvälisissä siirroissa. Sähköinen allekirjoitus on hyväksytty eIDAS-asetuksen mukaisesti EU:n sisäisissä transaktioissa, mutta jotkut rekisteriviranomaiset (WIPO, kansalliset virastot kolmansissa maissa) saattavat vaatia alkuperäisen käsinkirjoitetun allekirjoituksen.

Vaihe 7 — Arvioi brändiarvon verovaikutukset. Tavaramerkin siirto on verotettava myyntivoitto myyjälle elinkeinoverolain (360/1968) tai tuloverolain (1535/1992) mukaan. Brändiarvon markkinaehtoinen hinnoittelu on tärkeää etuyhteysosapuolten välisissä siirroissa VML 31 §:n mukaisesti — Verohallinto voi jälkikäteen oikaista alihintaisia siirtoja. Siirron yhteydessä ostaja kirjaa tavaramerkin taseeseen aineettomana omaisuutena (IFRS 38 tai FAS) ja tekee siitä mahdollisesti poistoja. Tavaramerkin verotuksellisesta arvostuksesta on suositeltavaa hankkia riippumattoman asiantuntijan arviokirja.

Vaihe 8 — Sovi lisenssirasistusten käsittelystä. Jos tavaramerkkiin on myönnetty lisenssejä kolmansille osapuolille ennen siirtoa, sopimuksessa sovitaan: säilyvätkö olemassa olevat lisenssit voimassa siirron jälkeen; kuka saa siirtopäivää edeltäneiltä ajoilta kertyneet lisenssimaksut; saajan velvollisuus ilmoittaa siirtosopimuksesta olemassaoleville lisenssinsaajille. EU-tavaramerkkiasetus (EU 2017/1001) edellyttää, että lisenssi voidaan rekisteröidä EUIPO:ssa; tämä on vapaaehtoista, mutta antaa julkisuusvaikutuksen kolmansia osapuolia vastaan.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa perustuu kattavaan lainsäädäntökehykseen, johon kuuluvat kansalliset lait, EU-tavaramerkkiasetus ja kansainväliset sopimukset.

Tavaramerkkilaki (544/2019). Tavaramerkkilaki uudistettiin vuonna 2019 pannen täytäntöön EU:n tavaramerkkilainsäädäntödirektiivin (EU 2015/2436). Siirtoa koskee nimenomaisesti 53 §, jonka mukaan rekisteröity tavaramerkki voidaan siirtää kokonaan tai osittain. Siirto tulee voimaan kolmansiin nähden vasta kun se on merkitty tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta rekisteröimispäivästä ja uudistettavissa 10 vuoden jaksoissa (24 §). Tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos se on yhteneväinen aikaisemman merkin kanssa (5-6 §) tai se on loukkaa toisen tavaramerkkioikeutta. Rekisteristä poistaminen käyttämättömyyden vuoksi on mahdollista, jos merkkiä ei ole käytetty viiden vuoden jaksolla ilman hyväksyttävää syytä (55 §).

EU:n tavaramerkkiasetus (EU 2017/1001). EU-tavaramerkit rekisteröi EUIPO (Alicante, Espanja). EU-tavaramerkin siirto rekisteröidään EUIPO:lle, ja se on julkinen kolmansia osapuolia sitova vasta rekisterikirjauksen jälkeen. EU-tavaramerkkiriita ratkaistaan EU-tavaramerkkituomioistuimessa, Suomessa Markkinaoikeudessa, joka toimii EU-tavaramerkkituomioistuimena. EUIPO:n Invalidity Division ja Boards of Appeal käsittelevät väite- ja mitätöintimenettelyjä hallinnollisesti ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Madridin järjestelmä (WIPO). WIPO:n Madridin protokollan (1989) nojalla rekisteröity kansainvälinen tavaramerkki kattaa valitut maat yhdellä hakemuksella. Kansainvälisen tavaramerkin siirto edellyttää muutosilmoitusta WIPO:n kansainväliseen rekisteriin sekä kussakin nimetyssä kansallisessa virastossa (central attack -riski: jos kotimaan perusrekisteröinti peruuntuu viidessä vuodessa, kaikki nimetyt maat menettävät suojansa).

Kilpailuoikeus. Tavaramerkin siirto voi tulla kilpailulain (948/2011) tai EU:n sulautuma-asetuksen (EY 139/2004) arvioinnin kohteeksi, jos se on osa suurempaa yrityskauppaa tai markkinoita merkittävästi muuttavaa järjestelyä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tai Euroopan komissio voi tutkia järjestelyn kilpailuvaikutukset.

Verotus. Tavaramerkin siirto on verotettava myyntivoitto, josta myyntivoitto verotetaan Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Yhtiölle: elinkeinoverolain (360/1968) mukainen verotus; luonnolliselle henkilölle: tuloverolain (1535/1992) mukainen luovutusvoittoverotus (30 % tai 34 % progressiivisesti). Etuyhteysosapuolten välisessä kaupassa markkinaehtoisuusperiaate (VML 31 §) koskee myös tavaramerkin siirtoa.

Tavaramerkkilaki uudistukset EU:ssa. EU:n tavaramerkkilainsäädäntödirektiivi (EU 2015/2436) pantiin täytäntöön Suomessa uudistamalla tavaramerkkilaki (544/2019) kokonaisuudessaan. Keskeisiä muutoksia olivat: graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistaminen (nyt riittää selkeä kuvaus); uusi tyyppinen merkki (ääni, liike, multimedia, hologrammi) tuli rekisteröitäväksi; vastustusmenettelyt ja mitätöintimenettely yhtenäistettiin. EU-tavaramerkkiuudistus laajensi myös suojan kattamaan tavaramuodon ja pakkauksen tavaramerkin osana aiempaa laajemmin.

Sanktiot tavaramerkin väärinkäytöstä. Tavaramerkkilain (544/2019) loukkauksen seurauksia ovat: siviilioikeudellisesti vahingonkorvaus ja hyvitys luvattomasta käytöstä; kieltotuomio käräjäoikeudessa uhkasakon tehosteella; loukkaavien tuotteiden takavarikko; ja Markkinaoikeuden määräys. Rikosoikeudellisesti tahallinen tavaramerkkirikkomus voi johtaa sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen rikoslain 49 luvun 3 §:n nojalla. Tulli (Tulli) voi takavarikoida piraattituotteet EU:n teollisoikeuksien täytäntöönpanoasetuksen (608/2013) nojalla.

Tavaramerkin siirtosopimus Suomessa heikkenee seuraavien yleisten virheiden vuoksi.

Virhe 1 — Rekisterimuutos laiminlyödään. Tavaramerkin siirtosopimus ilman sitä seuraavaa rekisterimuutosta PRH:ssa tai EUIPO:ssa on osapuolten välillä pätevä, mutta kolmansiin osapuoliin nähden siirto ei ole voimassa ennen kuin rekisteriin on tehty merkintä tavaramerkkilain (544/2019) 53 §:n 2 momentin nojalla. Käytännön riski: kolmas osapuoli voi vilpittömässä mielessä ostaa saman tavaramerkin luovuttajalta, jos muutos ei ole rekisterissä. Ratkaisu: hae rekisterimuutos heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Virhe 2 — Tavaramerkki on vanhentunut tai uhkaa mitätöinti. Saaja maksaa merkistä mutta ei tarkista sen voimassaoloa rekisteristä ennen siirtoa. PRH tai EUIPO saattaa jo hylätä uudistamisen tai kolmas osapuoli on hakenut mitätöintiä käyttämättömyyden perusteella. Ratkaisu: tarkista tavaramerkin voimassaolo PRH:n tavaramerkkirekisteristä tai TMview-palvelusta ennen sopimuksen tekemistä.

Virhe 3 — Yksinoikeudelliset lisenssit kolmansille huomioimatta. Luovuttaja on myöntänyt yksinoikeudellisen lisenssin kolmannelle osapuolelle ennen siirtoa ilman mainintaa sopimuksessa. Saaja ei voi käyttää merkkiä ko. alueella tai luokissa, kunnes lisenssi päättyy tai lisenssinsaajan kanssa neuvotellaan uudesta järjestelystä. Ratkaisu: luovuttaja vakuuttaa sopimuksessa ettei yksinoikeudellisia lisenssejä ole, tai lisenssitiedot ilmoitetaan sopimuksessa liitteineen.

Virhe 4 — Kauppahinta epämarkkinaehtoinen etuyhteysosapuolten välillä. Yhtiön omistaja myy tavaramerkin yhtiölle nimellishinnalla. Verohallinto voi oikaista hinnan markkinaehtoiseksi VML 31 §:n nojalla ja periä verot markkinaehtoisen hinnan ja maksetun hinnan erotuksesta. Ratkaisu: tilaa riippumattoman asiantuntijan brändiarviointi tai käytä royalty relief -metodia ennen siirtoa.

Virhe 5 — Goodwill-arvo jää siirtämättä. Tavaramerkin siirtosopimus ei automaattisesti siirrä tavaramerkkiin liittyvää liiketoiminta-arvoa (goodwill) tai toiminimeen liittyviä oikeuksia. Jos siirron tarkoitus on siirtää myös brändikokonaisuus (nimi, logo, sosiaalisen median tilit, verkkotunnus), jokainen komponentti on mainittava sopimuksessa erikseen tai erillisessä immateriaalioikeuksien siirtoluettelossa.

Virhe 6 — Sopimusta ei laadita kahdella kielellä kansainvälisissä siirroissa. Kansainvälisessä siirtosopimuksessa, jossa toinen osapuoli on ulkomainen yritys, sopimus on suositeltavaa laatia kahdella kielellä (suomi/englanti tai suomi/muu sovellettava kieli). Tavaramerkkilain (544/2019) mukaan sopimuksen kielellä ei ole formaalia vaatimusta Suomessa, mutta PRH:n ja EUIPO:n rekisterimuutoshakemuksissa käytetyt lomakkeet ovat englanninkielisiä. Epäselvyys siirtoasiakirjan ja rekisterimerkinnän välillä voi viivästyttää rekisteröintiä.

Virhe 7 — Sopimuksessa ei sovita vastapuolen käyttöhistoriasta. Tavaramerkin siirron jälkeen luovuttaja saattaa edelleen käyttää vanhaa merkkiä joissakin tuotteissa tai materiaaleissa (varastossa olevat pakkaukset, verkkosivuston kuvitus, painotuotteet). Sopimuksessa tulee sopia siirtymäajasta, jonka kuluessa luovuttaja lopettaa merkin käytön, ja toimenpiteistä vanhan materiaalin suhteen (myydään loppuun tai tuhotaan). Tämä estää riidat siitä, loukkaako luovuttajan jäljellä oleva käyttö siirrettyä tavaramerkkiä tavaramerkkilain (544/2019) mukaan.